Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen vom 7. März 2022 PDF

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Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen vom 7. März 2022 Anschrift Telefon Telefax Dienststelle München Zentrale Postanschrift: Zentraler Kundenservice: Zentrale Telefaxnummer: Dienststelle Jena 80297 München +49 89 2195-1000 +49 89 2195-2221 Informations- und Dienstleistungszentrum Berlin Zahlungsempfänger: Bundeskasse/DPMA IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700 Internet: Anschrift der Bank: Bundesbankfiliale München, Leopoldstr. 234, 80807 München https://www.dpma.de P 2796/5.22  2 Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung.................................................................................................................................................................... 5 Rechtsgrundlagen............................................................................................................................................................... 5 1. Erfordernisse der Anmeldung, Offensichtlichkeitsprüfung........................................................................................ 6 1.1. Anmeldetag, Mindesterfordernisse (§§ 34, 35 PatG)........................................................................................ 6 1.2. Offensichtlichkeitsprüfung (§ 42 PatG).............................................................................................................. 6 1.3. Zuständigkeit..................................................................................................................................................... 6 1.4. Offensichtlichkeit............................................................................................................................................... 6 1.5. Formelle Mängel................................................................................................................................................ 7 1.5.1. Erfinderbenennung................................................................................................................................. 7 1.5.2. Anmeldegebühr...................................................................................................................................... 7 1.5.3. Verstöße gegen die PatV........................................................................................................................ 7 1.5.4. Mängel bei Patentansprüchen und Beschreibung.................................................................................. 7 1.6. Erfordernisse gemäß § 42 Abs. 2 PatG............................................................................................................... 7 1.6.1. Fehlen einer Erfindung gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 PatG........................................................................... 7 1.6.2. Gewerbliche Anwendbarkeit gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 2 PatG.................................................................. 8 1.6.3. Ausschlussgründe (§ 42 Abs. 2 Nr. 3 PatG)............................................................................................. 8 1.7. Einheitlichkeit.................................................................................................................................................... 8 1.8. Abschluss der Offensichtlichkeitsprüfung.......................................................................................................... 8 1.9. Hinweis auf Teilung............................................................................................................................................ 8 1.10. Hinweis auf Prioritätsrechte.............................................................................................................................. 8 1.11. Fristgewährung.................................................................................................................................................. 8 1.12. Unterlagen für die Offenlegungsschrift............................................................................................................. 9 2. Prüfungsverfahren................................................................................................................................................... 10 2.1. Prüfungsantrag (§ 44 PatG).............................................................................................................................. 10 2.2. Formelle Behandlung des Prüfungsantrags und der Erwiderungen................................................................ 10 2.3. Sachliche Prüfung............................................................................................................................................ 10 2.3.1. Bearbeitungsreihenfolge...................................................................................................................... 10 2.3.2. Beschleunigungsanträge....................................................................................................................... 10 2.3.3. Gegenstand der Prüfung....................................................................................................................... 10 2.3.3.1. Ausführbarkeit (§ 34 Abs. 4 PatG)....................................................................................... 11 2.3.3.2. Prüfung der Patentfähigkeit nach §§ 1 bis 5 PatG.............................................................. 11 2.3.3.2.1. Grundlegende Erfordernisse gemäß §§ 1 bis 5 PatG.................................... 11 2.3.3.2.2. Stand der Technik (§ 3 PatG)......................................................................... 12 2.3.3.2.3. Neuheit (§ 3 PatG)......................................................................................... 13 2.3.3.2.4. Erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG).................................................................. 13 2.3.3.2.5. Gewerbliche Anwendbarkeit (§ 5 PatG)........................................................ 14 2.3.3.2.6. Recherche im Prüfungsverfahren.................................................................. 14 2.3.3.3. Änderung der Unterlagen/unzulässige Erweiterung (§ 38 PatG)........................................ 15 2.3.3.4. Prüfung der Einheitlichkeit und Ausscheidung.................................................................... 16  3 2.3.3.5. Freie Teilung der Anmeldung (§ 39 Abs. 1 PatG)................................................................. 17 2.3.3.6. Patentansprüche, Patentkategorie...................................................................................... 17 2.3.3.7. Anmeldungen mit Inanspruchnahme einer Priorität........................................................... 18 2.3.3.7.1. Innere Priorität................................................................................................. 18 2.3.3.7.2. Äußere Priorität............................................................................................... 19 2.3.3.8. Weitere Aspekte der Prüfung.............................................................................................. 19 2.4. Bescheide (§ 45 PatG)...................................................................................................................................... 19 2.4.1. Erster Prüfungsbescheid....................................................................................................................... 20 2.4.2. Weitere Bescheide................................................................................................................................ 20 2.5. Fristgewährung................................................................................................................................................ 20 2.6. Anhörung und Telefongespräche.................................................................................................................... 21 2.6.1. Anhörung (§ 46 PatG)........................................................................................................................... 21 2.6.2. Vorsprache ohne Ladung...................................................................................................................... 22 2.6.3. Telefongespräche................................................................................................................................. 22 2.6.4. Teilnahme an Anhörungen und Vernehmungen im Wege der Bild- und Tonübertragung (§ 46 Abs. 1 Satz 2 PatG)....................................................................................................................... 22 2.7. Vorbereitung der Erteilung des beantragten Patents...................................................................................... 23 2.7.1. Einreichung erteilungsreifer Unterlagen.............................................................................................. 23 2.7.2. Redaktion der Unterlagen.................................................................................................................... 23 2.8. Beschlüsse der Prüfungsstelle (§ 47 PatG)....................................................................................................... 23 2.8.1. Erteilungsbeschluss (§ 49 PatG)............................................................................................................ 24 2.8.2. Zurückweisungsbeschluss (§ 48 PatG).................................................................................................. 24 2.9. Beschwerde und Abhilfe.................................................................................................................................. 24 3. Besondere Verfahrensarten und Anmeldungsgegenstände.................................................................................... 26 3.1. Anmeldungen, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben.................................................. 26 3.1.1. Allgemeines.......................................................................................................................................... 26 3.1.2. Die Erfordernisse einer Hinterlegung im Einzelnen.............................................................................. 27 3.1.2.1. Hinterlegungszeitpunkt....................................................................................................... 27 3.1.2.2. Angaben zur Hinterlegungsstelle und zum hinterlegten biologischen Material................. 27 3.1.2.3. Aufbewahrungsdauer.......................................................................................................... 27 3.1.2.4. Abgabe von Proben und Verpflichtungserklärung............................................................... 27 3.1.2.5. Nachweis der Hinterlegungserfordernisse.......................................................................... 28 3.2. Anmeldungen, die programmbezogene Erfindungen zum Gegenstand haben (computerimplementierte Erfindungen)......................................................................................................... 28 3.2.1. Die „Technizität“ gemäß § 1 Abs. 1 PatG.............................................................................................. 28 3.2.2. Die Ausschlusstatbestände des § 1 Abs. 3, 4 PatG............................................................................... 28 3.2.3. Dreistufiger Prüfungsansatz des BGH................................................................................................... 29 3.2.3.1. Erste Stufe: Prüfung des Technizitätserfordernisses gemäß § 1 Abs. 1 PatG...................... 29 3.2.3.2. Zweite Stufe: Prüfung, ob eine Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln vorliegt (Ausschlusstatbestände gemäß § 1 Abs. 3, 4 PatG).............. 30 3.2.3.3. Dritte Stufe: Prüfung der Lösung des konkreten technischen Problems auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit gemäß §§ 3, 4 PatG.................................................................. 31  4 3.2.4. Weitere Aspekte hinsichtlich programmbezogener Erfindungen........................................................ 32 3.3. Erfindungen mit einem Bezug zu Künstlicher Intelligenz................................................................................. 32 4. Information der Öffentlichkeit................................................................................................................................. 33 Abkürzungen..................................................................................................................................................................... 34 Quellenhinweise............................................................................................................................................................... 34  5 Vorbemerkung Rechtsgrundlagen Diese Richtlinien treten ab 1. Mai 2022 an die Stelle der Den rechtlichen Rahmen des Prüfungsverfahrens bil- Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen den im Wesentlichen: vom 11. Januar 2019. 1 - das Patentgesetz (PatG) Die Richtlinien enthalten die Grundsätze, die im Prü- - die Verordnung zum Verfahren in Patentsachen fungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar- vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (PatV) kenamt (DPMA) gelten. Sie sollen eine einheitliche und zügige Behandlung der Verfahrensschritte Offensicht- - die Verordnung über das Deutsche Patent- und lichkeitsprüfung, Recherche, Bescheidserstellung, Er- Markenamt (DPMA-Verordnung – DPMAV) teilung und Zurückweisung der Anmeldung durch die - die Verordnung über die Wahrnehmung einzelner Prüfungsstellen des DPMA ermöglichen. Verfügungen, den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, die den Richtlinien entgegenstehen, werden hiermit den Markenstellen und den Abteilungen des Pa- aufgehoben. tentamts obliegender Geschäfte (Wahrnehmungs- Die Veröffentlichung der Richtlinien dient dazu, die Ver- verordnung – WahrnV) fahrensbeteiligten und die Öffentlichkeit zu informie- ren. - das Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts Die Verfahrensbeteiligten sollen im Rahmen ihrer Mit- (Patentkostengesetz – PatKostG) wirkungspflichten die Richtlinien berücksichtigen und - die Verordnung über die Zahlung der Kosten des so die einheitliche und straffe Durchführung des Prü- Deutschen Patent- und Markenamts und des Bun- fungsverfahrens unterstützen. Die verfahrensförderli- che Mitwirkung kann wesentlich zu einer schnelleren despatentgerichts (Patentkostenzahlungsverord- Verfahrensdurchführung beitragen. Dazu zählen insbe- nung – PatKostZV) sondere die fristgerechte Reaktion auf Bescheide, die - die Verordnung über Verwaltungskosten beim zügige Einreichung von Schriftsätzen und die sehr gut Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA-Ver- vorbereitete Wahrnehmung von Anhörungsterminen. waltungskostenverordnung – DPMAVwKostV) Besonderheiten des Einzelfalls und die jeweils aktuelle - die Verordnung über den elektronischen Rechts- Rechtsprechung sind stets zu berücksichtigen. Im Ein- verkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt zelfall kann es aufgrund von Besonderheiten geboten (ERVDPMAV) sein, von allgemeinen Leitlinien abzuweichen. - die Verordnung über die elektronische Aktenfüh- Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesen rung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und Richtlinien auf eine geschlechtsneutrale Differenzie- dem Bundesgerichtshof (EAPatV) rung (zum Beispiel Patentinhaber/Patentinhaberin) verzichtet. Die verwendeten personenbezogenen Be- - das Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG). zeichnungen im Maskulinum beziehen sich in gleicher Weise auf Personen aller Geschlechter. München, im März 2022 1 BlPMZ 2019, 73  6 1. Erfordernisse der Anmeldung, Of- 1.2. Offensichtlichkeitsprüfung (§ 42 PatG) fensichtlichkeitsprüfung Der Umfang der Offensichtlichkeitsprüfung muss sich auf die in § 42 PatG festgelegten Erfordernisse be- 1.1. Anmeldetag, Mindesterfordernisse schränken. (§§ 34, 35 PatG) Ist eine rechtswirksame Anmeldung eingegangen (vgl. Anmeldetag der Patentanmeldung ist der Tag, an dem Abschnitt 2.1.), die jedoch offensichtlich nicht den An- die Unterlagen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG und, forderungen der §§ 34, 36, 37 und 38 PatG genügt, for- soweit sie jedenfalls Angaben enthalten, die dem An- dert die Prüfungsstelle den Anmelder auf, die Mängel schein nach als Beschreibung anzusehen sind, nach innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen (§ 42 § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG Abs. 1 Satz 1 PatG). 1) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Ist offensichtlich, dass der Gegenstand der Anmeldung oder 1) seinem Wesen nach keine Erfindung ist, 2) bei einem Patentinformationszentrum, wenn diese 2) nicht gewerblich anwendbar ist oder Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministe- riums der Justiz im Bundesgesetzblatt dazu be- 3) nach § 1a Abs. 1, § 2 oder § 2a Abs. 1 PatG von der stimmt ist, Patenterteilung ausgeschlossen ist, eingegangen sind (§ 35 Abs. 1 PatG). benachrichtigt die Prüfungsstelle den Anmelder hier- von unter Angabe der Gründe und fordert ihn auf, sich Sind die Unterlagen nicht oder teilweise nicht in deut- innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern (§ 42 Abs. 2 scher Sprache abgefasst, so gilt dies nur, wenn die deut- PatG). sche Übersetzung innerhalb der Frist nach § 35a Abs. 1 Satz 1 oder § 35a Abs. 2 PatG beim DPMA eingegangen Die Prüfungsstelle weist die Anmeldung zurück (§ 42 ist; andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenom- Abs. 3 Satz 1 PatG), wenn die nach § 42 Abs. 1 PatG ge- men. rügten Mängel nicht beseitigt werden oder wenn die Anmeldung aufrechterhalten wird, obgleich eine pa- Reicht der Anmelder auf eine Aufforderung nach § 35 tentfähige Erfindung offensichtlich nicht vorliegt (§ 42 Abs. 2 Satz 1 PatG oder auf eigene Initiative fehlende Abs. 2 Nr. 1 bis 3 PatG). Soll die Zurückweisung auf Um- Zeichnungen oder fehlende Teile der Beschreibung stände gegründet werden, die dem Patentsucher noch nach, so wird der Tag des Eingangs der Zeichnungen o- nicht mitgeteilt waren, so ist ihm vorher Gelegenheit zu der der Teile der Beschreibung beim Deutschen Patent- geben, sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu und Markenamt zum Anmeldetag; andernfalls gilt jede äußern (§ 42 Abs. 3 Satz 2 PatG). Bezugnahme auf Zeichnungen oder die Teile der Be- schreibung als nicht erfolgt (§ 35 Abs. 2, Abs. 3 PatG). 1.3. Zuständigkeit Gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 PatG muss die Anmel- dung enthalten: Die Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 PatG wird von den Namen des Anmelders, den fachlich zuständigen Patentprüfern durchgeführt. Die formelle Bearbeitung von Patentanmeldungen ob- einen Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die liegt Beamten des gehobenen und mittleren Dienstes Erfindung kurz und genau bezeichnet ist und sowie vergleichbaren Tarifbeschäftigten nach § 27 eine Beschreibung der Erfindung. Abs. 5 PatG i. V. m. § 1 WahrnV. Sind die in § 35 Abs. 1 PatG genannten Mindesterfor- dernisse erfüllt, liegt eine rechtswirksame Patentan- 1.4. Offensichtlichkeit meldung vor. Werden diese Anforderungen nacheinan- der erfüllt, so liegt eine wirksame Anmeldung erst dann Bei der Prüfung nach § 42 Abs. 1 und 2 PatG sind nur vor, wenn die letzte Anforderung erfüllt ist. Werden die Mängel zu rügen, die offensichtlich sind. Offensichtlich Mindesterfordernisse nicht erfüllt, so ist für eine Zu- ist ein Mangel dann, wenn die Prüfungsstelle auf Grund rückweisung einer derartigen „Anmeldung“ kein Raum. des ihr unterbreiteten Sachverhalts ohne weitere Sach- Vielmehr ist nach Gewährung des rechtlichen Gehörs prüfung den Mangel zweifelsfrei als solchen erkennen durch Beschluss festzustellen, dass die Eingabe keine kann, das heißt der Mangel offen zutage tritt. Deshalb rechtswirksame Patentanmeldung ist. 2 ist der mit den Anmeldungsunterlagen dem DPMA un- terbreitete Sachverhalt von der Prüfungsstelle anhand 2 BPatG GRUR 1984, 804  7 ihrer Sach- und Fachkenntnisse zu würdigen und von ist, diese Erklärung rechtzeitig abzugeben, so ist ihm der Heranziehung nicht sofort verfügbaren Materials eine angemessene Fristverlängerung zu gewähren oder von zusätzlichen Ermittlungen und Nachforschun- (§ 37 Abs. 2 PatG). gen grundsätzlich abzusehen. Das gilt nicht nur für Fra- Hat sich der Anmelder als alleiniger Erfinder benannt, gen mit mehr technischem, sondern auch für Fragen so muss die Erklärung nicht auf einem gesonderten mit mehr rechtlichem Einschlag. Soweit letztere auf Schriftstück eingereicht werden, es sei denn, ein Antrag Grund einer gesicherten Rechtsprechung klar und zwei- auf Nichtnennung wird gestellt. 4 felsfrei beantwortet werden können, wird die Prü- fungsstelle sie in der Regel zur Grundlage ihrer Unter- suchung auf offensichtliche Mängel machen können, 1.5.2. Anmeldegebühr sofern sich dabei keine besonderen Probleme erge- ben. 3 In der Offensichtlichkeitsprüfung werden Neuheit Für die Anmeldung wird eine Gebühr nach dem Patent- und erfinderische Tätigkeit nicht geprüft. kostengesetz (PatKostG) erhoben (§ 2 Abs. 1 PatKostG). Wird eine Gebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig (innerhalb von drei Monaten ab Einreichung 1.5. Formelle Mängel der Anmeldung) gezahlt, so gilt die Anmeldung als zu- rückgenommen (§§ 3, 6 PatKostG). Formelle Mängel, die im Rahmen der Offensichtlich- keitsprüfung beanstandet werden können, liegen ins- besondere vor, wenn 1.5.3. Verstöße gegen die PatV a) der Patenterteilungsantrag unvollständig ist oder Entspricht die Anmeldung nicht den Bestimmungen vom Inhalt der Vollmacht abweicht, über die Form und über die sonstigen Erfordernisse der b) zweifelhaft ist, ob das Patent für den Anmelder un- Anmeldung (§ 34 Abs. 6 PatG; PatV), so kann die Prü- ter seiner Firma oder unter seinem bürgerlichen fungsstelle bis zum Beginn des Prüfungsverfahrens Namen beantragt wird, (§ 44 PatG) von der Beanstandung dieser Mängel abse- hen (§ 42 Abs. 1 Satz 2 PatG). Die Prüfungsstelle kann c) bei mehreren Anmeldern ohne gemeinsamen Ver- sich demnach im Rahmen der Offensichtlichkeitsprü- treter ein Zustellungsbevollmächtigter nicht be- fung auf solche Mängel beschränken, die den Druck der nannt ist oder die Unterschrift sämtlicher Mitan- Offenlegungsschrift behindern oder eine sachgerechte melder nicht vorliegt, Recherche verhindern. Im Interesse der Öffentlichkeit d) Teile der Anmeldungsunterlagen (Patentansprü- ist an die Qualität der Unterlagen, insbesondere an ihre che, Beschreibung, ggf. Zeichnungen sowie die Zu- Lesbarkeit, ein strenger Maßstab anzulegen. sammenfassung – Text und ggf. Zeichnung –) nach §§ 34 und 36 PatG fehlen, 1.5.4. Mängel bei Patentansprüchen und Be- e) die Vollmachtsurkunde für den oder die im Antrag schreibung angegebenen Vertreter unvollständig ist oder fehlt, sofern es sich nicht um einen anwaltlichen Hinsichtlich des Inhalts und Aufbaus der Patentansprü- Vertreter im Sinne von § 15 Abs. 4 DPMAV oder ei- che und der Beschreibung sind bei der Offensichtlich- nen anwaltlichen Vertreter dessen, der im Inland keitsprüfung nur schwerwiegende Mängel zu beanstan- weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat (§ 25 den. Schwerwiegende Mängel liegen vor, wenn bei Her- PatG), handelt, ausgabe der Offenlegungsschrift eine Irreführung der f) die Bezeichnung der Erfindung (§ 34 Abs. 3 Nr. 2 Öffentlichkeit zu befürchten ist (ansonsten siehe Ab- PatG) nicht kurz und genau ist, oder schnitt 2.3.3.6.). g) die Erfinderbenennung (§ 37 PatG) fehlt oder un- vollständig ist. 1.6. Erfordernisse gemäß § 42 Abs. 2 PatG 1.5.1. Erfinderbenennung 1.6.1. Fehlen einer Erfindung gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 PatG Die Erfinderbenennung ist innerhalb von 15 Monaten nach dem Anmeldetag oder, sofern für die Anmeldung Der Gegenstand einer Anmeldung muss auf einem Ge- ein Prioritätstag in Anspruch genommen wird, inner- biet der Technik liegen und es darf sich nicht offensicht- halb von 15 Monaten nach diesem Tag einzureichen, lich um einen der in § 1 Abs. 3 PatG genannten Gegen- § 37 Abs. 1 Satz 1 PatG. Macht der Anmelder glaubhaft, stände handeln. dass er durch außergewöhnliche Umstände gehindert 3 BGH BlPMZ 71, 371 Isomerisierung 4 BPatG BlPMZ 79, 181  8 1.6.2. Gewerbliche Anwendbarkeit gemäß Aufgabe angegeben werden kann, zu deren Lösung alle § 42 Abs. 2 Nr. 2 PatG Teile der Anmeldung erforderlich oder zumindest dien- lich sind. 5 Auch das Fehlen der gewerblichen Anwendbarkeit muss sich bei der Offensichtlichkeitsprüfung ohne Zweifel und weitere Nachforschungen aus den Anmel- 1.8. Abschluss der Offensichtlichkeitsprü- dungsunterlagen ergeben. fung So können in der Offensichtlichkeitsprüfung rein medi- Hat die Prüfungsstelle keine offensichtlichen Mängel zinische Heil- oder Diagnoseverfahren beanstandet festgestellt, vermerkt sie dies in den Akten. Bei Feststel- werden, für die zweifelsfrei keine andere Verwendung lung offensichtlicher Mängel werden diese gerügt und in Frage kommt. der Anmelder wird zur Beseitigung innerhalb einer be- stimmten Frist aufgefordert (§ 42 Abs. 1 Satz 1 PatG). 1.6.3. Ausschlussgründe (§ 42 Abs. 2 Nr. 3 Widerspricht der Anmelder der Mängelrüge und legt er PatG) die Gründe für seine Auffassung dar, soll ein weiterer Bescheid nur in Ausnahmefällen ergehen. Sind die Gründe stichhaltig, ist die Beanstandung fallen zu las- Die Ausschlussgründe des § 42 Abs. 2 Nr. 3 PatG bezie- sen. Wenn die vom Anmelder dargelegten Gründe nicht hen sich auf die Patentierungsverbote nach § 1a Abs. 1, überzeugen und die gerügten Mängel nicht beseitigt § 2 oder § 2a Abs. 1 PatG. Hierdurch erfasst sind insbe- werden, weist die Prüfungsstelle die Anmeldung zurück sondere Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung (§ 42 Abs. 3 Satz 1 PatG). gegen die guten Sitten verstoßen würde (§ 2 PatG), der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung ist bei ei- Entstehung und Entwicklung, einschließlich der Keim- nem Schriftwechsel mit dem Anmelder darauf zu ach- zellen (§ 1a Abs. 1 PatG), Pflanzensorten und Tierrassen ten, dass die abschließende Entscheidung (Zurückwei- sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züch- sung der Anmeldung oder Fallenlassen der Beanstan- tung von Pflanzen und Tieren und überdies Verfahren dung) spätestens 4 Monate nach dem Anmeldetag zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung ergeht. Dies ist insbesondere in den Fällen erforderlich, (§ 2a Abs. 1 PatG). Zu beachten ist hierbei, dass sich der in denen eine Priorität in Anspruch genommen wird, Gesetzeswortlaut an Art. 4quater Pariser Verbands- um den Druck der Offenlegungsschrift noch mit den be- übereinkunft (PVÜ) anlehnt. Danach kann die Erteilung richtigten Unterlagen zu ermöglichen. Ist der Abschluss eines Patents nicht deshalb verweigert und ein Patent der Offensichtlichkeitsprüfung nicht rechtzeitig mög- nicht deshalb für ungültig erklärt werden, weil der Ver- lich, wird die Offenlegungsschrift mit unberichtigten trieb des patentierten Erzeugnisses oder des Erzeugnis- Unterlagen gedruckt. ses, das das Ergebnis eines patentierten Verfahrens ist, Beschränkungen oder Begrenzungen durch die inner- staatlichen Rechtsvorschriften unterworfen ist. Ein Pa- 1.9. Hinweis auf Teilung tentierungsverbot nach § 2 Abs. 1 PatG liegt vor, wenn der bestimmungsgemäße Gebrauch der Erfindung ge- Wegen der Möglichkeit der Teilung einer Anmeldung gen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten ver- durch den Anmelder wird auf den Abschnitt 2.3.3.5. stoßen würde. Nicht jeder Gesetzesverstoß stellt einen verwiesen. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung dar. Ein Paten- tierungsausschluss liegt vor, wenn gewichtige, zu den tragenden Grundsätzen der Rechts- und Sittenordnung 1.10. Hinweis auf Prioritätsrechte zählende Normen oder Grundsätze betroffen sind (Vor- schriften über den Schutz von Grund- und Menschen- Die materielle Berechtigung der Inanspruchnahme ei- rechten, z. B. Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaf- ner Priorität, sei es einer inländischen oder einer aus- fen, BGBI. I 1990, 2507; Gesetz zum Schutze von ländischen Priorität, ist im Rahmen der Offensichtlich- Embryonen, BGBI. I 1990, 2746). keitsprüfung nicht zu prüfen. 6 1.7. Einheitlichkeit 1.11. Fristgewährung Die Offensichtlichkeitsprüfung bezweckt in diesem Zu- Bei der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 PatG kann sammenhang, dass mehrere Erfindungen, die offen- die Frist für die Erwiderung auf Sachbescheide von sichtlich nichts miteinander zu tun haben, nicht in einer 4 Monaten auf 2 Monate abgekürzt werden, wenn an- Anmeldung missbräuchlich zusammengefasst werden. dernfalls die Offensichtlichkeitsprüfung nicht vor der Offensichtliche Uneinheitlichkeit ist aber zu verneinen, Offenlegung der Anmeldung abgeschlossen werden wenn eine technisch sinnvolle und – vor Berücksichti- kann. gung des Standes der Technik – auch einheitliche 5 BPatG BlPMZ 80, 118 6 BPatG GRUR 1986, 607 Schallsonde  9 1.12. Unterlagen für die Offenlegungsschrift Für den Druck der Offenlegungsschrift sind, nach Prü- fung auf offensichtliche Mängel durch die Prüfungs- Offenlegungsschriften dienen der Unterrichtung der stelle, auch solche Unterlagen zu verwenden, die des- Öffentlichkeit über das Entstehen möglicher Schutz- halb nachgereicht worden sind, weil die ursprünglichen rechte. Unterlagen nicht druckfähig waren oder offensichtliche Fehler aufwiesen, oder die auf Verlangen der Prüfungs- Kann die Offensichtlichkeitsprüfung nicht vor Ablauf stelle zur Behebung eines offensichtlichen Mangels der für die Offenlegung maßgebenden Frist (18 Mo- nachgereicht worden sind. nate, § 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG) abgeschlossen werden, wird die Offenlegungsschrift mit unberichtigten Unter- Sonstige vom Anmelder unaufgefordert eingereichte lagen gedruckt. neue Unterlagen sind zu den Akten zu nehmen. Sie wer- den nicht für die Offenlegungsschrift verwendet, auch Die Offenlegung ist regelmäßig auch dann durchzufüh- dann nicht, wenn der Anmelder dies ausdrücklich bean- ren, wenn sich die Anmeldung im Beschwerdeverfah- tragt hat. Im letzteren Fall soll dem Anmelder eine ren befindet. Ausgenommen davon sind jedoch Be- kurze Nachricht gegeben werden. schwerden gegen die Akteneinsicht selbst, deren Zeit- punkt oder den vorgesehenen Inhalt der Offenlegungs- In allen Fällen, in denen der Offenlegungsschrift nicht schrift. nur die am Anmeldetag eingegangenen Unterlagen zu- grunde gelegt werden, ist auf der Titelseite der Offen- Die Offenlegungsschrift wird nicht veröffentlicht und legungsschrift der Hinweis anzubringen, dass der Inhalt der Hinweis gemäß § 32 Abs. 5 PatG unterbleibt, wenn der Schrift von den am Anmeldetag eingereichten Un- die Patentschrift bereits veröffentlicht worden ist (sog. terlagen abweicht. überrollende Veröffentlichung, § 32 Abs. 2 Satz 2 PatG). Das Deutsche Patent- und Markenamt kann von einer Veröffentlichung der Offenlegungsschrift abse- hen, soweit die Anmeldung Angaben oder Zeichnungen enthält, die offensichtlich gegen die öffentliche Ord- nung oder die guten Sitten verstoßen (§ 32 Abs. 2 Satz 3 PatG). Die fehlende Veröffentlichung soll sich auf die problematischen Bestandteile der Anmeldung be- schränken. Ein offensichtlich ordnungs- oder sittenwid- riger Inhalt kann sich insbesondere aus einzelnen Anga- ben oder Zeichnungen, aus deren sachlichen Zusam- menhang oder aus der hierdurch beschriebenen ge- werblichen Verwertung der Erfindung ergeben. In Aus- nahmefällen kann die gesamte Anmeldung nicht veröf- fentlicht werden, insbesondere wenn der Veröffentli- chung der Anmeldung nach weitreichender Streichung der problematischen Bestandteile kein inhaltlicher In- formationsgehalt für die Öffentlichkeit mehr zukäme. Für die Offenlegung sind grundsätzlich die ursprünglich eingereichten Unterlagen zu verwenden. Fehlen bei Eingang die Zeichnungen, obwohl die Anmeldung eine Bezugnahme auf Zeichnungen enthält, oder die Zusam- menfassung, und werden diese Unterlagen rechtzeitig nachgereicht, sind sie in die Offenlegungsschrift aufzu- nehmen. Nicht druckfähige Zeichnungen sind wie feh- lende Zeichnungen zu behandeln. 7 Hinsichtlich einer etwaigen Verschiebung des Anmeldetags infolge einer Nachreichung von fehlenden Zeichnungen wird auf Ab- schnitt 1.1. verwiesen. Ist die Anmeldung ganz oder teilweise nicht in deut- scher Sprache abgefasst, ist anstelle der fremdsprachi- gen Unterlagen die deutsche Übersetzung in die Offen- legungsschrift aufzunehmen, wenn sie rechtzeitig ein- gereicht wurde und den Voraussetzungen des § 14 PatV entspricht. 7 BPatG vom 16.12.2014 – 21 W (pat) 70/09  10 2. Prüfungsverfahren verantwortlich. Sie überprüft die Zuständigkeit sofort nach Eingang der Akte. Ist sie nicht zuständig, so ist un- verzüglich die zuständige Prüfungsstelle festzustellen 2.1. Prüfungsantrag (§ 44 PatG) und ihr die Akte zuzuleiten. Die zuständige Prüfungs- stelle ergänzt, falls erforderlich, zutreffende Neben- Das Prüfungsverfahren nach § 44 PatG setzt einen klassen auf dem dafür vorgesehenen Vordruck. Bei Ein- rechtswirksamen Prüfungsantrag voraus (§ 44 Abs. 1 gang einer Erwiderung ist in entsprechender Weise zu PatG). Der Prüfungsantrag kann von dem Patentanmel- prüfen, ob die Zuständigkeit bei der bisher zuständigen der und jedem Dritten bis zum Ablauf von 7 Jahren Prüfungsstelle verbleibt. nach Einreichung der Anmeldung gestellt werden (§ 44 Abs. 2 PatG). Er setzt eine anhängige Anmeldung vo- Der Prüfungsantrag wird im Patentblatt veröffentlicht. raus und kann auch gleichzeitig mit der Anmeldung ge- Erweist sich ein Antrag eines Dritten nach der Mittei- stellt werden. Ist der Antrag von einem Dritten gestellt lung an den Patentanmelder als unwirksam, sind der worden, wird dies dem Anmelder mitgeteilt (§ 44 Dritte und der Patentanmelder hierüber zu benachrich- Abs. 3 Satz 2 PatG). tigen (§ 44 Abs. 4 Satz 1 PatG). Wer im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlas- sung hat, kann einen wirksamen Prüfungsantrag nur 2.3. Sachliche Prüfung stellen, wenn er einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Vertreter bestellt hat, der zur Vertretung im Verfah- ren vor dem Patentamt befugt und bevollmächtigt ist 2.3.1. Bearbeitungsreihenfolge (§ 44 Abs. 3 Satz 3 i. V. m. § 43 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 25 PatG). Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge bearbeitet, die sich aus dem zeitlichen Eingang der Prü- Für den Antrag wird eine Gebühr nach dem PatKostG fungsanträge ergibt. Auch Erwiderungen werden nach erhoben. Die Zahlungsfrist für die Prüfungsgebühr nach dem Patentkostengesetz beträgt 3 Monate ab Fällig- der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Aus ar- keit, das heißt ab Stellung des Prüfungsantrags beim beitsökonomischen Gründen kann es aber zweckmäßig sein, sachlich zusammengehörende Fälle gemeinsam DPMA (§ 3 Abs. 1 PatKostG). Diese Frist endet jedoch zu bearbeiten und von der üblichen Bearbeitungsrei- spätestens mit Ablauf von 7 Jahren nach Einreichung henfolge abzuweichen. der Anmeldung (§ 44 Abs. 2 Satz 3 PatG). Der Prüfungs- antrag wird erst bearbeitet, wenn die Gebühr gezahlt Anmeldungen und Erwiderungen sollten insbesondere ist (§ 5 Abs. 1 PatKostG). dann bevorzugt bearbeitet werden, wenn Ist ein Rechercheantrag nach § 43 PatG vor oder zusam- a) die Patenterteilung in Aussicht gestellt wurde und men mit dem Prüfungsantrag gestellt worden, beginnt nunmehr unverzüglich beschlossen werden kann; das Prüfungsverfahren erst nach Erledigung des Re- chercheantrags (§ 44 Abs. 3 Satz 1 PatG). Sind Anhalts- b) der Anmelder die Beanstandungen nicht oder nicht punkte dafür erkennbar, dass eine gesonderte Recher- vollständig beseitigt hat und damit die Zurückwei- che nach § 43 PatG nicht gewollt ist, ist dies von der sung geboten erscheint; Prüfungsstelle mit dem Anmelder abzuklären. c) im vorangegangenen Prüfungsbescheid Mängel Ist bereits ein Prüfungsantrag eingegangen, so gelten aufgezeigt wurden, die eine Patenterteilung nicht spätere Prüfungsanträge als nicht gestellt (§ 44 Abs. 3 zulassen, und nach Lage der Akten sofort erkenn- Satz 3 i. V. m. § 43 Abs. 5 PatG). bar ist, dass die Darlegungen des Anmelders keinen Grund zur Änderung dieser Auffassung geben. Ein Dritter, der einen wirksamen Prüfungsantrag ge- stellt hat, ist am Prüfungsverfahren nicht beteiligt (§ 44 Abs. 2 PatG). Er erhält keine Abschriften der Prüfungs- 2.3.2. Beschleunigungsanträge bescheide oder Beschlüsse. Er kann jedoch Aktenein- sicht verlangen. Der Abschluss des Verfahrens ist ihm Auf einen begründeten Beschleunigungsantrag ist ein mitzuteilen. Verfahren vordringlich zu betreiben, wenn die ansons- ten zu erwartende Verfahrensdauer zu erheblichen Das Prüfungsverfahren wird auch dann fortgesetzt, Nachteilen für den Antragsteller führen würde. Be- wenn der Prüfungsantrag zurückgenommen wird (§ 44 schleunigungsanträge gelten grundsätzlich nur für die Abs. 5 PatG). nächste Verfahrenshandlung, jedoch wird das weitere Verfahren dann beschleunigt betrieben, wenn sich die- ses Begehren aus dem Beschleunigungsantrag ergibt. 2.2. Formelle Behandlung des Prüfungsan- trags und der Erwiderungen 2.3.3. Gegenstand der Prüfung Der Prüfungsantrag wird zunächst auf formelle Mängel geprüft. Nach Eingang der Gebühr wird die Akte an die Die Anmeldung muss den Anforderungen der §§ 34, 37 für die Hauptklasse zuständige Prüfungsstelle abgege- und 38 PatG genügen und der Gegenstand der Anmel- ben. Diese ist für die sachliche Prüfung der Anmeldung dung muss nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig sein.  11 Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eigenes erfinderisches Bemühen erfolgreich auszufüh- eine Auslegung des Patentanspruchs aus Sicht des je- ren Es ist nicht erforderlich, dass mindestens eine prak- weils zuständigen Fachmanns unter Heranziehung der tische Ausführungsform als solche unmittelbar und ein- Beschreibung und der Zeichnungen (vgl. § 14 Satz 2 deutig offenbart ist. 13 Die Erfindung muss also nicht in PatG), bei der der Sinngehalt des Patentanspruchs in allen Einzelheiten beschrieben sein. Jedoch dürfen Ver- seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen allgemeinerungen nicht so weit gehen, dass nur noch Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, aufgabenhafte Mittel zur Lösung des Problems vorhan- zu bestimmen sind. 8 den sind. Dies würde zu einer Behinderung des techni- schen Fortschritts führen. 14 Ebenso dürfen offene Be- Der Gegenstand der Patentanmeldung ist auf Basis die- reichsangaben für physikalische Eigenschaften über die ser Auslegung zu recherchieren und auf das Vorliegen dem Fachmann in den Unterlagen offenbarte Lehre der im PatG explizit und eindeutig genannten Zurück- hinaus nicht so weit verallgemeinert werden, so dass weisungsgründe zu prüfen (das heißt hier im Wesentli- der Schutz auf spekulativ beanspruchte weite Bereiche chen auf Patentfähigkeit nach §§ 1 bis 5 PatG und auf ausgedehnt würde, zu deren Erschließung die Erfin- Ausführbarkeit nach § 34 Abs. 4 PatG). dung keinen Beitrag leistet. 15 Das Heranziehen der mangelnden „Klarheit“ als einzi- gen Zurückweisungsgrund ohne Auslegung der Ansprü- che und ohne Durchführung einer Recherche sollte 2.3.3.2. Prüfung der Patentfähigkeit nach §§ 1 nicht erfolgen. bis 5 PatG Die Erfindung, für die ein Patent erteilt werden soll, 2.3.3.1. Ausführbarkeit (§ 34 Abs. 4 PatG) muss patentfähig sein (vgl. §§ 1 bis 5 PatG). Hierzu ist der Gegenstand des Patentanspruchs (bzw. der Pa- Nach § 34 Abs. 4 PatG muss die Erfindung in der Anmel- tentansprüche) mit allen ihn beschreibenden Merkma- dung so deutlich und vollständig offenbart sein, dass len zu prüfen, da hierdurch bestimmt wird, was nach ein Fachmann sie ausführen kann. Die Erfindung (Lehre den §§ 14 und 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG unter Schutz gestellt zum technischen Handeln) kann an jeder Stelle der An- werden soll. meldungsunterlagen – außer der Zusammenfassung – Vor der Beurteilung der Patentfähigkeit muss der maß- offenbart sein. Die Zusammenfassung dient ausschließ- gebliche Fachmann definiert werden, da die Prüfung, lich der technischen Unterrichtung der Öffentlichkeit ob der Anmeldegegenstand gegenüber dem Stand der (§ 36 PatG). Technik neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der beruht, aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmän- zu erfolgen hat. Der Sinngehalt der Merkmale von Pa- nischen Leser so viel an technischer Information ver- tentansprüchen ist aus dessen Sicht auszulegen, um mitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem den beanspruchten Gegenstand für die nachfolgende Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich Überprüfung auf Patentfähigkeit festzulegen. 16 auszuführen. 9 Gegebenenfalls sind die Beschreibung und die Zeich- Dabei muss lediglich die entscheidende Richtung ange- nungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzu- geben werden, in der der Fachmann von sich aus arbei- ziehen (vgl. § 14 Satz 2 PatG). 17 ten kann. 10 Das Gebot der deutlichen und vollständigen Offenbarung erfordert es nicht, dass die Beschreibung Hinweise darauf enthält, wie alle denkbaren Varianten, 2.3.3.2.1. Grundlegende Erfordernisse gemäß die unter die funktionelle Definition fallen, zu erzielen §§ 1 bis 5 PatG sind. Es genügt, wenn für den Fachmann mindestens ein ausführbarer Weg offenbart wird. 11 Es steht der Gemäß § 1 Abs. 1 PatG werden Patente nur für Erfin- Ausführbarkeit einer Erfindung aber auch nicht entge- dungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen gen, wenn der Fachmann noch Versuche durchführen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. muss, um anhand der richtungsweisenden Angaben der Patentschrift zum angestrebten Erfolg zu kommen, so- Daneben müssen sie auch auf einem Gebiet der Tech- lange derartige Versuche den im Einzelfall zumutbaren nik liegen. Umfang nicht überschreiten. 12 Die Angaben in der Pa- Dies ist allgemein der Fall, wenn die Erfindung eine tentschrift müssen dem Fachmann so viel Information Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz be- vermitteln, dass er in der Lage ist, die Erfindung ohne herrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal 8 BGH GRUR 2012, 1124 Polymerschaum 13 BGH GRUR 2010, 916 Klammernahtgerät 9 BGH GRUR 2010, 916 Klammernahtgerät 14 BGH GRUR 1985, 31 Acrylfasern 10 BGH GRUR 1968, 311 Garmachverfahren 15 BGH GRUR 2010, 414 Thermoplastische Zusammenset- 11 BGH GRUR 2001, 813 Taxol; BGH Mitt 2015, 563 Übertra- zung gungspapier für Tintenstrahldrucker 16 BPatG GRUR 2014, 545 Batterieüberwachungsgerät 12 BGH GRUR 1976, 213 Brillengestelle 17 BGH GRUR 2001, 232 Brieflocher  12 übersehbaren Erfolgs enthält. 18 Dabei ist es aber nicht sind gemäß § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG Verfahren zur chirur- erforderlich, dass der kausal übersehbare Erfolg unter gischen und therapeutischen Behandlung des mensch- Einsatz beherrschbarer Naturkräfte unmittelbar und lichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfah- ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandes- ren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorge- kräfte herbeigeführt wird. Vielmehr kann eine Erfin- nommen werden, vom Patentschutz ausgenommen. dung auch technischer Natur sein, wenn sie durch eine Während eine Kombination aus technischen und nicht- auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis technischen Merkmalen eine patentierbare Erfindung und deren Umsetzung geprägt ist. 19 Ebenso steht es der darstellen kann (s. o.), sind mehrstufige Verfahren auf- Technizität einer Lehre nicht entgegen, wenn sie unter grund § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG als Ganzes nicht patentier- anderem auch die menschliche Verstandestätigkeit ein- bar, wenn eine der Stufen ein chirurgisches, therapeu- schaltet. 20 Die Beurteilung eines Merkmals als nicht- tisches oder diagnostisches Verfahren beinhaltet. technisch bedarf dabei regelmäßig einer Begründung. Liegt ein Patentanspruch mit einer Kombination aus 2.3.3.2.2. Stand der Technik (§ 3 PatG) technischen und nichttechnischen Merkmalen zur Prü- fung vor, so ist dessen Gegenstand grundsätzlich dem Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor Patentschutz zugänglich. Allerdings sind nichttechni- dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen sche Merkmale bei der Prüfung auf erfinderische Tätig- Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, keit außer Acht zu lassen. 21 durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffent- Von der Patentierbarkeit generell ausgenommen sind lichkeit zugänglich gemacht worden sind (§ 3 Abs. 1 folgende Gegenstände oder Tätigkeiten, die nicht als Satz 2 PatG). Erfindungen im Sinne des Patentgesetzes angesehen Nach § 3 Abs. 2 PatG gilt als Stand der Technik auch der werden (§ 1 Abs. 3 PatG): Inhalt folgender Patentanmeldungen mit älterem Zeit- 1) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien rang, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der und mathematische Methoden (z. B.: das archime- jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlich- dische Prinzip, Methoden zur Auflösung eines Glei- keit zugänglich gemacht worden sind: chungssystems); 1) der nationalen Anmeldungen in der beim Deut- 2) ästhetische Formschöpfungen (z. B. rein dekora- schen Patent- und Markenamt ursprünglich einge- tive Gestaltungen einer Fläche oder eines Körpers); reichten Fassung; 3) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätig- 2) der europäischen Anmeldungen in der bei der zu- keiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten ständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fas- (z. B. ein Plan zum Erlernen bestimmter Fähigkei- sung, wenn mit der Anmeldung für die Bundesre- ten, ein Verfahren zur Lösung von Denksportaufga- publik Deutschland Schutz begehrt wird und die ben oder ein Plan zur Organisation einer kommer- Benennungsgebühr für die Bundesrepublik ziellen Dienstleistung) sowie Programme für Da- Deutschland nach Art. 79 Abs. 2 EPÜ gezahlt ist, es tenverarbeitungsanlagen (siehe dazu im Einzelnen sei denn, dass die europäische Patentanmeldung Abschnitt 3.2.); aus einer internationalen Anmeldung hervorge- gangen ist und die in Art. 153 EPÜ Abs. 5 genann- 4) Wiedergabe von Informationen (z. B. Literatur, ten Voraussetzungen nicht erfüllt sind; Nachrichteninhalte). 3) der internationalen Anmeldungen nach dem PCT in Der Ausschluss für die in 1) bis 4) genannten Gegen- der beim Anmeldeamt ursprünglich eingereichten stände oder Tätigkeiten gilt jedoch nur insoweit, als für Fassung, wenn für die Anmeldung das Deutsche sie als solche Schutz begehrt wird (§ 1 Abs. 3, 4 PatG), Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist. das heißt sie sind nur insoweit vom Patentschutz aus- geschlossen, als sie losgelöst von einer konkreten Um- Somit ist der gesamte Offenbarungsgehalt älterer An- setzung beansprucht werden. Der Ausschlusstatbe- meldungen Stand der Technik. Die Frage, ob und in wel- stand greift nicht ein, wenn die Lehre Anweisungen ent- chem Umfang auf die ältere Anmeldung ein Patent er- hält, die der Lösung eines konkreten technischen Prob- teilt wird, ist hierbei ohne Belang. lems mit technischen Mitteln dienen. 22 Außer Betracht bleibt jedoch eine zum Stand der Tech- Zu beachten sind auch die Ausnahmen von der Paten- nik nach § 3 Abs. 1 und 2 PatG gehörende Offenbarung tierbarkeit gemäß § 1a Abs. 1, § 2 oder § 2a Abs. 1 der Erfindung, wenn diese Offenbarung nicht früher als PatG, vgl. auch Abschnitte 1.6.3. und 3.2.. Insbesondere 6 Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und zurückgeht auf einen offensichtlichen Missbrauch 18 BGH GRUR 1969, 672 Rote Taube 22 BGH GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten; 19 BGH GRUR 2000, 498 Logikverifikation BGH GRUR 2010, 613 Dynamische Dokumentengenerie- 20 BGH GRUR 2000, 1007 Sprachanalyseeinrichtung rung; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige 21 BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Infor- mationen und BGH GRUR 2013, 909 Fahrzeugnavigations- system  13 zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgän- Hat die Prüfungsstelle eine Anmeldung mit älterem gers (§ 3 Abs. 5 Nr. 1 PatG) oder eine Zur-Schau-Stel- Zeitrang ermittelt, die noch nicht offengelegt ist, dürfen lung der Erfindung durch den Anmelder auf amtlichen Inhalt und Aktenzeichen dieser älteren Anmeldung oder amtlich anerkannten Ausstellungen (§ 3 Abs. 5 dem Anmelder der jüngeren Anmeldung erst nach de- Nr. 2 PatG). Die entsprechenden Ausstellungen werden ren Offenlegung mitgeteilt werden. Die ältere Anmel- vom Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetz- dung wird Stand der Technik, wenn sie zum Zeitpunkt blatt bekannt gemacht (§ 3 Abs. 5 Satz 3 PatG). Der An- ihrer Veröffentlichung noch anhängig war. War sie zum melder muss allerdings bei Einreichung der Anmeldung Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nicht mehr anhängig bereits angeben, dass die Erfindung zur Schau gestellt und wurde dennoch veröffentlicht, wird sie mit dem worden ist und hierüber innerhalb von 4 Monaten nach Datum ihrer Veröffentlichung Stand der Technik. Sie der Einreichung eine Bescheinigung vorlegen (§ 3 Abs. bleibt jedoch Stand der Technik, wenn sie nach der Ver- 5 Satz 2 PatG). öffentlichung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt. 26 2.3.3.2.3. Neuheit (§ 3 PatG) Aus dem Stand der Technik bereits bekannte Stoffe können dennoch patentfähig sein, wenn sie zur chirur- Bei der Neuheitsprüfung ist festzustellen, ob sich der gischen oder therapeutischen Behandlung von Men- Gegenstand der Patentanmeldung von jeder einzelnen schen oder Tieren oder zur Anwendung in einem Dia- Vorveröffentlichung und Vorbenutzung hinsichtlich der gnostizierverfahren bei Menschen oder Tieren be- erfindungsgemäßen Merkmale in irgendeinem Punkt stimmt sind (vgl. § 2a Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 PatG) und ihre unterscheidet. 23 Der Gegenstand gilt als neu, wenn er Anwendung zu diesem Zweck nicht bekannt war (§ 3 bei jedem einzelnen Vergleich mit dem Stand der Tech- Abs. 3 PatG). Gleiches gilt entsprechend § 3 Abs. 4 PatG nik mindestens ein Merkmal aufweist, das im betrach- für eine neue Anwendung dieser Stoffe (zweite medizi- teten Stand der Technik fehlt. Umgekehrt ist die Neu- nische Indikation). heit nur zu verneinen, wenn einer einzigen Entgegen- haltung sämtliche Merkmale des Patentanspruchs zu 2.3.3.2.4. Erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG) entnehmen sind. 24 Maßgebend ist der Gesamtinhalt der technischen Lehre in der jeweiligen Vorveröffentli- Die Erfindung muss auf einer erfinderischen Tätigkeit chung, also z. B. der Schrift, des Vortrags oder einer beruhen. Dazu darf sie sich für den Fachmann nicht in Vorbenutzung. Dabei ist unerheblich, ob etwas beiläu- naheliegender Weise aus dem Stand der Technik erge- fig oder als wesentliche Erkenntnis im Zusammenhang ben (§ 4 PatG). mit der offenbarten technischen Lehre geäußert wurde. Von Bedeutung ist vielmehr, was der einschlä- Die Prüfungsstelle muss zunächst den Stand der Tech- gige Durchschnittsfachmann im Zusammenhang mit nik ermitteln, der dem einschlägigen Durchschnitts- der offenbarten technischen Lehre unmittelbar und fachmann vor dem für den Zeitrang der Anmeldung eindeutig entnehmen konnte. Offenbart kann auch maßgeblichen Tag zur Verfügung stand. Hiervon ausge- sein, was im Stand der Technik nicht ausdrücklich er- hend ist in Verbindung mit dem Fachkönnen des Durch- wähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die schnittsfachmanns unter Vermeidung einer rückschau- Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner beson- enden Betrachtungsweise zu beurteilen, ob sich der Er- deren Offenbarung bedarf („Mitlesen“). Die Einbezie- findungsgegenstand für diesen Durchschnittsfachmann hung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Er- (zum Anmelde- bzw. Prioritätstag) in naheliegender gänzung der Offenbarung durch das Fachwissen. Sie Weise ergibt. Der zuständige Fachmann ist derjenige, dient lediglich der vollständigen Ermittlung der techni- dem man die zu lösende Aufgabe oder das technische schen Information, die der fachkundige Leser vor dem Problem normalerweise übertragen würde. Liegen die Hintergrund seines Fachwissens dem Stand der Technik ermittelten Kenntnisse auf einem anderen Fachgebiet, entnimmt. 25 ist es fraglich, ob diese dem Wissen des einschlägigen Durchschnittsfachmanns zugerechnet werden dürfen. Maßgeblicher Inhalt einer als Stand der Technik in Be- Allerdings kann der Fachmann regelmäßig einen weite- tracht zu ziehenden Anmeldung mit älterem Zeitrang ren Fachmann hinzuziehen. 27 Auch ein Team von Fach- ist der Inhalt dieser Anmeldung, wenn der ältere Zeit- leuten kann zur Beurteilung des Naheliegens herange- rang aufgrund ihres Anmeldetages besteht. Bei einer zogen werden. 28 Der Fachmann zum Beurteilen des Na- Anmeldung, deren älterer Zeitrang auf der Inanspruch- heliegens ist dabei nicht der Anwender, sondern der nahme der Priorität einer Voranmeldung beruht, zählt Entwickler eines Gegenstands und muss üblicherweise zum Stand der Technik nur der Inhalt dieser Anmel- definiert werden. 29 dung, der nicht über den Inhalt der prioritätsbegrün- denden Voranmeldung hinausgeht (§ 3 Abs. 2 Satz 2 Ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, hängt immer PatG). vom konkreten Einzelfall ab. Die Rechtsprechung hat 23 BGH GRUR 1984, 797 Zinkenkreisel 26 BGH GRUR 2016, 166 PALplus 24 BGH GRUR 2015, 472 Stabilisierung der Wasserqualität 27 BGH GRUR 2010, 41 Diodenbeleuchtung 25 BGH GRUR 2014, 758 Proteintrennung und BGH GRUR 28 BGH GRUR 2012, 482 Pfeffersäckchen 2008, 382 Olanzapin 29 BGH GRUR 2009, 1039 Fischbissanzeiger  14 für diese wertende Entscheidung keine allgemeingülti- von Massenartikeln, die Verbilligung von Fertigungs- gen Einzelmerkmale entwickelt, aus denen zwingend in methoden oder synergistische Effekte der Einzelmerk- anderen Fällen auf die erfinderische Tätigkeit geschlos- male. Die aggregative Aneinanderreihung für sich je- sen werden könnte. Entscheidungen in vergleichbaren weils nicht erfinderischer Maßnahmen ist jedoch nahe- Fällen können nur Anhaltspunkte geben. liegend und begründet keine erfinderische Tätigkeit. Dies gilt auch für das ausschließliche Ignorieren von be- Das Naheliegen setzt voraus, dass der Fachmann mit stehenden Bedenken der Fachwelt und das damit ver- seinen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewe- bundene Inkaufnehmen tatsächlicher oder unvorher- sen ist, den Gegenstand der Erfindung aus dem bekann- sehbar verbundener Nachteile. 36 Auch eine nahezu völ- ten Stand der Technik zu entwickeln. Zusätzlich muss er lig willkürliche und beliebige Auswahl aus einem be- eine Veranlassung gehabt haben, die Lösung gemäß der kannten Bereich oder die Auswahl aus mehreren, dem Erfindung zu wählen. 30 Eine neue Lehre zum techni- Fachmann bekannten Alternativen eignet sich nicht schen Handeln kann nicht schon als nicht auf einer er- zum Begründen einer erfinderischen Tätigkeit. 37 finderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden, weil lediglich keine Hinderungsgründe vorliegen, um Anmeldungen mit älterem Zeitrang haben bei der Beur- von dem aus dem Stand der Technik Bekanntem zum teilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht zu Gegenstand dieser Lehre zu gelangen. Diese Wertung bleiben (§ 4 Satz 2 PatG). Bei der Prüfung des An- setzt vielmehr voraus, dass das Bekannte dem Fach- spruchs ist – unabhängig ob dieser ein- oder zweiteilig mann Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlage- formuliert vorliegt – immer von der Kombination aller nen Lehre zu gelangen. 31 Gehört eine maschinenbau- Merkmale auszugehen. Eine zergliedernde Betrach- technische Lösung als generelles, für eine Vielzahl von tungsweise ist unzulässig. Bei der Prüfung der Erfin- Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel zum dung auf erfinderische Tätigkeit sind nur diejenigen An- allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingeni- weisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des tech- eurs, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits nischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in oder zumindest beeinflussen. 38 dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv Die Prüfungsstelle muss sich bei der Prüfung auf Pa- zweckmäßig darstellt. Es sei denn, besondere Um- tentfähigkeit immer bewusst sein, dass sie den zu prü- stände sind feststellbar, die eine Anwendung aus fach- fenden Gegenstand bereits kennt, während sie beur- licher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten ver- teilt, ob dieser für den Fachmann am Anmeldetag bzw. bunden oder sonst ausgeschlossen erscheinen lassen. 32 Prioritätstag nahegelegen hat. Anderenfalls liegt eine Dabei ist aber zu beachten, dass eine generelle Eignung nichtzulässige rückschauende Betrachtungsweise vor. eines zum allgemeinen Fachwissen zählenden Lösungs- mittels nur dann als Veranlassung zu seiner Heranzie- hung genügen kann, wenn für den Fachmann ohne wei- 2.3.3.2.5. Gewerbliche Anwendbarkeit (§ 5 teres erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden Lö- PatG) sungsmittels als objektiv zweckmäßig darstellt. 33 Denn der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Die gewerbliche Anwendbarkeit liegt vor, wenn die Sachverhalts zum allgemeinen Fachwissen gehört, be- Herstellung oder Benutzung des Erfindungsgegen- legt noch nicht, dass es für den Fachmann nahegelegen stands auf irgendeinem gewerblichen Gebiet ein- hat, sich bei der Lösung eines bestimmten technischen schließlich der Landwirtschaft möglich ist. Dies ist der Problems dieser Kenntnis zu bedienen. 34 Fall, wenn der Gegenstand in einem Gewerbebetrieb hergestellt wird oder technische Verwendung in einem Hilfskriterien (früher: „Beweisanzeichen“) können le- Gewerbe finden kann. diglich im Einzelfall Anlass geben, bekannte Lösungen besonders kritisch darauf zu überprüfen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinrei- 2.3.3.2.6. Recherche im Prüfungsverfahren chende Anhaltspunkte für ein Naheliegen der Erfindung bieten und nicht erst aus ex-post-Sicht eine zur Erfin- Mit der Recherche soll der relevante Stand der Technik dung führende Anregung zu enthalten scheinen. 35 Sol- so ermittelt werden, dass damit die Patentfähigkeit der che Hilfskriterien für das Vorliegen einer erfinderischen angemeldeten Erfindung beurteilt werden kann. Ge- Tätigkeit sind z. B. eine sprunghafte Weiterentwick- genstand der Recherche ist die in den Patentansprü- lung, die Überwindung technischer Vorurteile, vergeb- chen angegebene Erfindung. Die Beschreibung und die liche Bemühungen von Fachleuten in der Vergangen- Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heit, die Befriedigung eines lange bestehenden Bedürf- heranzuziehen. Die Recherche erstreckt sich auf die Ge- nisses, ein einfacher und billiger Weg zur Herstellung genstände sämtlicher unabhängiger und abhängiger 30 BGH GRUR 2012, 378 Installiereinrichtung II 36 BGH GRUR 1996, 857 Rauchgasklappe 31 BGH GRUR 2010, 407 Einteilige Öse 37 BGH GRUR 2004, 47, Leitsatz 3 Blasenfreie Gummi- 32 BGH GRUR 2014, 647 Farbversorgungssystem bahn I und 33 BGH GRUR 2018, 716 Kinderbett BGH GRUR 2008, 56 Injizierbarer Mikroschaum 34 BGH GRUR 2009, 743 Airbag-Auslösesteuerung 38 BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Infor- 35 BGH GRUR 2010, 44 Dreinahtschlauchfolienbeutel mationen und BGH GRUR 2013, 275 Routenplanung  15 Patentansprüche. Verantwortlich für die Recherche ist keine Rechte hergeleitet werden. Werden solche Ände- die für die Hauptklasse zuständige Prüfungsstelle. rungen vom Anmelder nicht vollständig gestrichen, ist die gesamte Anmeldung zurückzuweisen. Die Prüfungsstelle hat sich bei der Recherche der vor- handenen technischen Hilfsmittel sowie der durch Für die Frage der Offenbarung der Erfindung ist nicht diese verfügbaren Informationsquellen zu bedienen, entscheidend, ob etwas in der Beschreibung gegenüber soweit dies erfolgversprechend und im Hinblick auf den gleichzeitig offenbarten anderen Lösungen als vorteil- Aufwand vertretbar erscheint. haft, zweckmäßig oder bevorzugt bezeichnet ist. Die besondere Hervorhebung oder Betonung, etwa als Ge- Zeigt sich, dass ein unverhältnismäßig großer Arbeits- genstand einer Ausführungsform oder eines Beispiels, aufwand für eine nur noch geringe Verbesserung des oder die Kennzeichnung als vorteilhaft, zweckmäßig o- bisher erzielten Rechercheergebnisses erforderlich der bevorzugt, erleichtern lediglich die Erkenntnis, dass wäre, ist die Recherche zu beenden. Um überflüssige das betreffende Merkmal oder die engere Lehre als zu Bescheide und damit eine Verlängerung des Verfahrens der beanspruchten Erfindung gehörend offenbart ist. zu vermeiden, sollte die Recherche für alle vorgelegten Das Fehlen solcher Kriterien schließt hingegen solche Patentansprüche abschließend in einem Arbeitsgang Offenbarungen nicht aus. 39 entweder im Rahmen der Recherche nach § 43 PatG oder bei Stellen des Prüfungsantrags nach § 44 PatG Inhalt der ursprünglichen Anmeldung ist das, was der vor dem Erstellen des Erstbescheids durchgeführt wer- Durchschnittsfachmann den ursprünglichen Unterla- den. Hier ist zu bedenken, dass eine Recherche vor Ab- gen als zur angemeldeten Erfindung gehörig entneh- lauf von 6 Monaten nach Anmeldetag wegen eines men kann. Entscheidend ist, ob die ursprüngliche Of- möglicherweise systemseitig fehlenden Stands der fenbarung für den Durchschnittsfachmann erkennen Technik zu fehlerhaften Ergebnissen führen kann. ließ, der geänderte Lösungsvorschlag solle von vornhe- rein von dem Schutzbegehren umfasst werden. 40 Die Gibt der Anmelder in seinen Beschreibungsunterlagen Ermittlung des Gesamtinhalts der Erstunterlagen hat keinen konkreten Stand der Technik an, hat er nach mit den Augen des gleichen Fachmanns zu erfolgen, der § 34 Abs. 7 PatG auf Verlangen des Deutschen Patent- auch die Patentfähigkeit beurteilt. 41 und Markenamts den ihm bekannten Stand der Technik anzugeben und in die Beschreibung aufzunehmen. Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung ge- hört nur das, was den ursprünglichen Unterlagen „un- Nicht am Verfahren beteiligte Dritte können Druck- mittelbar und eindeutig“ zu entnehmen ist, nicht hin- schriften angeben, die der Erteilung eines Patents ent- gegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fach- gegenstehen könnten (vgl. §§ 44 Abs. 3 Satz 3, mann auf Grund seines allgemeinen Fachwissens oder 43 Abs. 3 Satz 2 PatG). Diese sind im Sinne einer mög- durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen lichst effizienten Verfahrensführung regelmäßig kann. Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der mitsamt dem sie begleitenden Schriftsatz dem Anmel- Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst auf der alsbald nach Eingabe von Amts wegen zu übersen- Grund eigener, von seinem Fachwissen getragenen den. Die weitere Berücksichtigung erfolgt im Prüfungs- Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen verfahren im Rahmen der Amtsermittlung. Unterlagen zur Kenntnis genommen hat. 42 Die Offenba- Wegen der Recherche bei uneinheitlichen Anmeldun- rung ist nicht auf die Gegenstände der in der Anmel- gen wird auf den Abschnitt 2.3.3.4. verwiesen. dung formulierten Patentansprüche beschränkt. Ent- scheidend ist vielmehr, was der Gesamtheit der ur- sprünglichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfin- 2.3.3.3. Änderung der Unterlagen/unzulässige dung gehörend zu entnehmen ist. Innerhalb dieser Vor- Erweiterung (§ 38 PatG) gaben können die Patentansprüche bis zur Erteilung auch weiter gefasst werden als in der Anmeldung. 43 Bis zum Beschluss über die Erteilung des Patents sind Änderungen der ursprünglichen Anmeldungsunterla- Ist den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmel- gen zulässig, die den Gegenstand der Anmeldung nicht dung zu entnehmen, dass ein Erzeugnis bestimmte Be- erweitern. Vor Stellung des Prüfungsantrags nach § 44 standteile „enthalten“ soll, ist damit nicht ohne weite- PatG ist dies jedoch nur zulässig, soweit es sich um die res auch als zur Erfindung gehörend offenbart, dass ihm Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, um die keine weiteren Bestandteile hinzugefügt werden dür- Beseitigung der von der Prüfungsstelle bezeichneten fen. Für die Offenbarung, dass es zur Erfindung gehört, Mängel oder um Änderungen der Patentansprüche dass das Erzeugnis ausschließlich aus den genannten handelt. Bestandteilen „besteht“, bedarf es vielmehr in der Re- gel darüber hinausgehender Anhaltspunkte in den ur- Aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung sprünglichen Unterlagen, wie etwa des Hinweises, dass unzulässig erweitern, können gemäß § 38 Satz 2 PatG das ausschließliche Bestehen des Erzeugnisses aus den 39 BGH GRUR 1990, 510 Crackkatalysator 42 BGH GRUR 2015, 549 Schleifprodukt und 40 BGH Mitt 1996, 204 Spielfahrbahn BGH GRUR 2010, 509 Hubgliedertor I 41 BGH GRUR 1981, 812 Etikettiermaschine 43 BGH GRUR 2010, 910 Fälschungssicheres Dokument und BGH GRUR 2005, 1023 Einkaufswagen II  16 genannten Bestandteilen besondere Vorteile hat oder Abgesehen davon, dass die Ausscheidungsanmeldung sonst erwünscht ist. 44 mit Eingang der Ausscheidungserklärung entsteht, ist sie wie eine reguläre Anmeldung zu behandeln, so dass die allgemeinen gebührenrechtlichen Bestimmungen 2.3.3.4. Prüfung der Einheitlichkeit und Aus- maßgeblich sind. Hieraus folgt, dass der in § 3 Abs. 1 scheidung Satz 1 PatKostG genannte Fälligkeitszeitpunkt der „Ein- reichung der Anmeldung“ mit dem Eingang der Aus- Eine Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung enthal- scheidungserklärung verwirklicht ist und zu diesem ten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinan- Zeitpunkt die Fälligkeit der Anmeldegebühr eintritt. 48 der in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (§ 34 Für die Höhe der Anmeldegebühr ist die Form der Ein- Abs. 5 PatG). Dadurch werden zum einen mit Blick auf reichung der Ausscheidungserklärung (elektronisch Rechtssicherheit und Recherchierbarkeit übersichtli- oder Papier) und die konkrete Anspruchszahl der Aus- che, gut dokumentierte Schutzrechte geschaffen und scheidungsanmeldung zum Zeitpunkt der Fälligkeit zum anderen wird einer missbräuchlichen Vermeidung maßgeblich, wobei die Anmeldegebühr innerhalb von 3 von Gebühren vorgebeugt. Monaten ab Fälligkeit zu zahlen ist (§ 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG). Wird die Anmeldegebühr nicht, nicht recht- Die Uneinheitlichkeit ist danach zu beurteilen, ob nach zeitig oder nicht vollständig gezahlt, gilt die Ausschei- dem technologischen Zusammenhang und der Über- dungsanmeldung als zurückgenommen (vgl. § 6 Abs. 2 sichtlichkeit des Erfindungskomplexes eine Behandlung PatKostG). Dies hat zur Folge, dass der ausgeschiedene in verschiedenen Verfahren geboten erscheint. 45 Teil nicht in die Stammanmeldung zurückfällt und da- Wird Uneinheitlichkeit festgestellt, so ist diese Bean- her in der Stammanmeldung nicht mehr beansprucht standung konkret zu begründen. werden kann. Selbst wenn die Uneinheitlichkeit bereits ohne Bezug- Da die Ausscheidungsanmeldung in der Verfahrens- nahme auf den Stand der Technik erkennbar, also sozu- lage weitergeführt wird, in der sich die Stammanmel- sagen offensichtlich ist, ist zur Patentfähigkeit des An- dung zum Zeitpunkt der Ausscheidung befand, sind mit meldungsgegenstandes sachlich Stellung zu nehmen der Ausscheidungsanmeldung nicht nur die Anmelde- und der hierfür in Betracht zu ziehende Stand der Tech- gebühr, sondern ggf. weitere Gebühren wie die Prü- nik zu nennen. Allerdings steht einem Anmelder – da fungsgebühr und Jahresgebühren zu entrichten. für jede Erfindung eine besondere Anmeldung erfor- Sofern in der Stammanmeldung bereits ein Prüfungs- derlich ist – nur für einen der als uneinheitlich festge- antrag gestellt wurde, ist die Prüfungsgebühr mit Ein- stellten Gegenstände eine sachliche Prüfung zu, wenn gang der Ausscheidungserklärung auch für die Aus- auch die Nennung weiteren Materials zu den übrigen scheidungsanmeldung fällig und innerhalb der Frist des Gegenständen aus verfahrensökonomischen Gründen § 44 Abs. 2 Satz 2 und 3 PatG von 3 Monaten ab Fällig- zweckmäßig ist. 46 keit, maximal 7 Jahre nach Einreichung der Anmeldung, Die Prüfungsstelle fordert den Anmelder unter Hinweis zu zahlen. 49 Für den Fall, dass die Prüfungsgebühr nicht auf die Möglichkeit der Zurückweisung auf, die Einheit- oder nicht vollständig innerhalb der Frist gezahlt wird, lichkeit durch eine Ausscheidungserklärung oder durch gilt der Prüfungsantrag als zurückgenommen (§ 6 Verzicht auf den uneinheitlichen Teil herzustellen. Abs. 2 PatKostG); zu einer Rücknahmefiktion hinsicht- lich der Ausscheidungsanmeldung führt die Nichtzah- Mit der Ausscheidungserklärung ist der Mangel der feh- lung der Prüfungsgebühr indessen nicht. lenden Einheitlichkeit derart zu beseitigen, dass ein- deutig ist, was in der Stammanmeldung verbleibt. Der Die ebenfalls mit Eingang der Ausscheidungserklärung Gegenstand der Ausscheidungsanmeldung darf nicht fällig werdenden Jahresgebühren für den Zeitraum vor über den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung dem Entstehen der Ausscheidungsanmeldung können hinausgehen. Ist die Ausscheidungserklärung unbe- gemäß § 7 Abs. 1 PatKostG bis zum Ablauf des zweiten stimmt, ist der Anmelder unter Fristsetzung zur Klar- Monats nach Fälligkeit ohne Verspätungszuschlag und stellung aufzufordern. Unterbleibt eine Klarstellung, ist bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit mit die Stammanmeldung zurückzuweisen. Verspätungszuschlag gezahlt werden. Andernfalls gilt die Ausscheidungsanmeldung als zurückgenommen Die Ausscheidung eines Anmeldungsteils führt zur so- (§ 6 Abs. 2 PatKostG). fortigen verfahrensrechtlichen Verselbständigung der Ausscheidungsanmeldung, die in der Lage des Verfah- Im Verfahren der Ausscheidungsanmeldung hat der An- rens weiter zu behandeln ist, in der sich die Stamman- melder wie im Verfahren der Stammanmeldung neue meldung zur Zeit der Ausscheidung befand. 47 Eine ana- Anmeldungsunterlagen einzureichen. Reicht er sie loge Anwendung des § 39 PatG auf die Ausscheidung nicht innerhalb der von der Prüfungsstelle hierzu ge- kommt nicht in Betracht. setzten Frist ein, ist die Ausscheidungsanmeldung zu- rückzuweisen. 44 BGH GRUR 2011, 1109 Reifenabdichtmittel 47 BGH GRUR 1986, 877 Kraftfahrzeuggetriebe 45 BGH GRUR 1979, 619 Tabelliermappe 48 BPatG GRUR 2006, 791 46 BPatG Mitt 1978, 15 49 BPatG GRUR 2006, 791  17 Die bisherigen Verfahrenshandlungen in der Stamm- Eine Anmeldung kann nicht deshalb als formal unzuläs- akte sind auch Bestandteil der Ausscheidungsakte. sig zurückgewiesen werden, weil der Oberbegriff eines in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil gegliederten Patentanspruchs nicht nach Maßgabe einer vorveröf- 2.3.3.5. Freie Teilung der Anmeldung (§ 39 fentlichten Druckschrift oder eines sonstigen im Stand Abs. 1 PatG) der Technik bekannten Gegenstandes gebildet worden ist, der nach Auffassung der Erteilungsbehörde dem Der Anmelder kann seine Anmeldung jederzeit durch Anmeldungsgegenstand „näher“ steht oder aus sonsti- schriftliche Erklärung teilen und zwar bis zum Ablauf gen Gründen zur Bildung des Oberbegriffs „besser“ ge- der Frist für die Beschwerde gegen den Patentertei- eignet erscheint als der vom Anmelder bezeichnete Ge- lungsbeschluss. 50 Bei unbestimmten Teilungserklärun- genstand des Schutzbegehrens. 51 gen ist dem Anmelder zur Klarstellung eine kurze Frist zu setzen. Die Dreimonatsfrist des § 39 Abs. 3 PatG Nach § 14 PatG ist der Inhalt der Patentansprüche für bleibt hiervon unberührt. den Schutzbereich des Patents maßgebend. Ein nur in der Beschreibung dargestellter Erfindungsbereich, der Für jede Teilanmeldung bleiben der Zeitrang der ur- nicht hinreichend deutlich in einen Patentanspruch ein- sprünglichen Anmeldung und eine dafür in Anspruch bezogen ist, ist nicht unter Schutz gestellt. 52 Der Erfin- genommene Priorität erhalten. Werden für die abge- dungsgedanke sollte daher so abstrakt beschrieben trennte Anmeldung die nach den §§ 34 bis 36 PatG er- werden, dass sämtliche denkbaren bzw. vom Anmelder forderlichen Anmeldungsunterlagen nicht innerhalb gewünschten Ausführungen von ihm umfasst werden. von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung Grenzen sind hier jedoch die ursprüngliche Offenba- eingereicht oder werden die nach § 39 Abs. 2 PatG fäl- rung und der Stand der Technik. Bei der Abfassung von ligen Gebühren für die abgetrennte Anmeldung nicht Patentansprüchen ist zwischen den Interessen des An- innerhalb dieser Frist entrichtet, so gilt die Teilungser- melders und der Öffentlichkeit abzuwägen. Einerseits klärung als nicht abgegeben (§ 39 Abs. 3 PatG). Die bis- hat der Anmelder Anspruch auf eine möglichst umfas- herigen Verfahrenshandlungen in der Stammakte sind sende Rechtsgewährung, andererseits soll durch eine auch Bestandteil der Teilungsakte. klare Festlegung des Gegenstands im Prüfungsverfah- ren Rechtssicherheit für die Öffentlichkeit hergestellt 2.3.3.6. Patentansprüche, Patentkategorie werden. 53 Nicht notwendige Lösungsmerkmale sind möglichst Eine Anmeldung muss einen oder mehrere Patentan- nicht in den Hauptanspruch aufzunehmen, das heißt sprüche enthalten, in denen angegeben ist, was als pa- die Umschreibung sollte mit möglichst wenigen Merk- tentfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 malen erfolgen. Eine konkrete Umschreibung anhand Nr. 3 PatG). der verwirklichten Ausführung birgt immer die Gefahr Nach § 9 Abs. 1 PatV können die Patentansprüche ein- einer zu weitgehenden Einengung des Schutzbereichs. teilig oder in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil ge- Eine Grenze für Verallgemeinerungen wird dadurch ge- gliedert (zweiteilig) sein. In beiden Fällen kann die Fas- zogen, dass die geschützte Lehre eindeutig identifizier- sung nach Merkmalen gegliedert sein. bar sein muss. Hierzu kann jedoch die Beschreibung zur Auslegung des Anspruchsgegenstands herangezogen Wird die zweiteilige Anspruchsfassung gewählt, ist zur werden. Zur Auslegung des Anspruchs ist die Gesamt- Bildung des Oberbegriffs regelmäßig nur vom Inhalt ei- heit der Anmeldungsunterlagen darauf zu untersuchen, ner einzigen Druckschrift oder von einem einzigen der ob die in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe Öffentlichkeit zugänglich gemachten Gegenstand aus- und beschriebenen Maßnahmen dort näher erläutert zugehen. In den kennzeichnenden Teil des Anspruchs werden. 54 sind die Merkmale der Erfindung aufzunehmen, für die in Verbindung mit den Merkmalen im Oberbegriff Der Hauptanspruch muss die wesentlichen Merkmale Schutz begehrt wird. Der kennzeichnende Teil ist mit der Erfindung enthalten (vgl. § 9 Abs. 4 PatV). An den den Worten „dadurch gekennzeichnet, dass“ oder „ge- Hauptanspruch können sich Unteransprüche anschlie- kennzeichnet durch“ oder durch eine sinngemäße ßen, die sich auf Ausgestaltungen bzw. spezielle Aus- Wendung einzuleiten. führungen beziehen. Zusätzliche unabhängige Pa- tentansprüche (Nebenansprüche) sind zulässig, wenn Zu prüfen ist bei der zweiteiligen Anspruchsfassung der Grundsatz der Einheitlichkeit gewahrt ist. Unteran- ebenfalls der gesamte Anspruch, bestehend aus Ober- sprüche mit Kategoriewechsel (z. B. Vorrichtung zur begriff und Kennzeichen, so dass bezüglich des zu prü- Durchführung eines Verfahrens) haben eine nebenge- fenden Anspruchsgegenstands kein Unterschied zwi- ordnete Bedeutung. Sie sind daher einer gesonderten schen ein- und zweiteiliger Fassung vorliegt. Prüfung auf Patentfähigkeit zu unterziehen. 50 BGH GRUR 2000, 688 Graustufenbild 53 BGH GRUR 1988, 757 Düngerstreuer 51 BGH GRUR 1986, 237 Hüftgelenkprothese 54 BGH GRUR 1980, 984 Tomograph 52 BGH GRUR 1987, 626 Rundfunkübertragungs- system  18 Im Erteilungsverfahren ist grundsätzlich nur der Gegen- ten im Hinblick auf die Schaffung eindeutiger Schutz- stand des Patents und damit der geschützte Gegen- rechte nach Möglichkeit nicht in einen einzigen An- stand, nicht aber der Schutzumfang begrifflich festzule- spruch aufgenommen werden. gen. 55 Bei Herstellungsverfahren muss der Patentanspruch Product-by-process-Ansprüche („Stoff erhältlich die Angabe des Ausgangsmaterials und die zeitliche durch“) sind zulässig. Dies gilt insbesondere bei chemi- Aufeinanderfolge der Einwirkungen auf das Ausgangs- schen Stoffen, wenn weder die Strukturformel des Stof- material zum Erhalt eines definierten Endprodukts ent- fes bekannt ist, noch der Stoff durch feststellbare Cha- halten. Zusätzliche Vorrichtungsmerkmale, die den Ver- rakteristika identifiziert werden kann. fahrensablauf verdeutlichen, sind zuzulassen. Arbeits- verfahren unterscheiden sich von den Herstellungsver- Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben zur Kenn- fahren dadurch, dass sie nicht auf ein verändertes End- zeichnung einer Vorrichtung sind nicht generell unzu- produkt zielen (z. B. Messen, Fördern). Auch Verwen- lässig. Oft sind sie sogar notwendig, um die angegebe- dungsansprüche zählen zur Kategorie der Verfahrens- nen baulichen Merkmale in einen durchschaubaren Zu-