Tema 3. Uso de AdWords, Marcas y Competencia Desleal (PDF)

**[TEMA 3. USO DE ADWORDS, MARCAS Y COMPETENCIA DESLEAL]** **Profesor: Rafael García** El Derecho de marcas está cambiando con motivo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia tiene dos salas: el tribunal de justicia (sala superior) y el tribunal general. En realidad,...

**[TEMA 3. USO DE ADWORDS, MARCAS Y COMPETENCIA DESLEAL]** **Profesor: Rafael García** El Derecho de marcas está cambiando con motivo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia tiene dos salas: el tribunal de justicia (sala superior) y el tribunal general. En realidad, siendo técnicos, el TJUE es la institución que comprende el tribunal de justicia a secas y el tribunal general. Como consecuencia de la sala superior, el derecho de marcas está cambiando. El **sistema tradicional**: En el sistema más antiguo, en el derecho de marca solo se protegía: - La [doble identidad] (no designar mismo signo para los mismos productos ej. Nike para prendas deportiva) y - El [riesgo de confusión]: Cuando los signos son similares (ej. *Naik* para prendas de vestir). [Más adelante] empezó a protegerse la [marca renombrada] (queremos registrar la marca Nike para chicles, aun siendo para un uso distinto, Nike podría prohibirlo por ser marca renombrada). Las marcas renombradas se protegen. En el [derecho español], todavía el [análisis del derecho de marca] es [abstracto]. El TS coge los signos y los compara, coge los servicios y productos y los compara y mira si hay o no riesgo de confusión. A diferencia de ello, en la competencia desleal no coges los productos y los comparas, sino que tienes que fijarte en todo el contexto que rodea la venta (nos fijaríamos en el etiquetado del producto, en el precio, en qué establecimiento se vende, etc.) El TS resolvió hace poco un caso sobre una botella de licor. La botella en sí estaba registrada. El TS compara la botella que alguien usa en el mercado con la marca. Llega a la conclusión de que hay riesgo de confusión. Si fuese de competencia desleal vería la botella con todo el etiquetado, ver el precio de las botellas, ver donde se vende (supermercados o de mucho lujo), etc. En España esto es lo que hace el TS todavía. En cambio, en la jurisprudencia del TS se da a entender que hay que tener en cuenta el contexto (ej. en una sentencia del TS había una publicidad comparativa donde se utilizaba un signo parecido a la marca registrada del competidor. En ese contexto tenemos que se utiliza una marca parecida para los mismos productos. El análisis debería haber sido abstracto por ser marca y comparar las dos marcas y productos y servicios y ver si hay riesgo de confusión, nada más). El TS no hizo eso. Lo que dijo es que hay que tener en cuenta el anuncio entero y hay que ver si hay riesgo de confusión o no. Si el consumidor no se confunde, no se puede hacer con arreglo al derecho de marca. Muchos pensamos que ese análisis abstracto es contrario a la UE, pero no hay una sentencia del Tribunal de Justicia que diga que es contrario a la UE. **En análisis del Tribunal de Justicia tiene en cuenta el contexto, en el de TS no**. Los tribunales británicos cuando estaban en la UE cambiaron de un análisis abstracto a uno concreto. Tradicionalmente, el análisis que se ha tenido en cuenta en el Derecho de Marca es en el momento de la compra (si te equivocas al comprar). El Tribunal de Justicia está incluyendo otros tipos de confusión (ej. el caso arsenal: alguien tenía un puesto fuera del estadio y vendía bufandas del arsenal. El equipo de futbol es titular de la marca y demandó a este señor. El señor tenía un cartel que decía que no eran productos originales (no había riesgo de confusión concreto porque en España daría igual). El TSJU lo que hizo es decir que en el momento de la compra no hay confusión, pero que terceros si pueden confundirlo si lleva la bufanda por la calle, produciendo un riesgo de confusión. Es lo que se llama la confusión postventa, recogido en nuestro derecho. La confusión postventa está admitida. **Competencia desleal**: Paso por una oficina bancaria y leo "préstamo sin comisiones 2% interés" vas y lo pides. Cuando estas allí hablando con el banquero te dice que excepto en comisiones de apertura. En ese momento de contratación no te engañas porque en ese momento puedes decir que no lo quieres. En el momento de la contratación no hay error. Aquí se plantea si es un acto de engaño o no. El tribunal de justicia dijo que eso también está prohibido, reconoció ese engaño inicial. Aunque luego desaparezca el error, el acto es desleal. Esta confusión inicial también está prohibida. En nuestro derecho tradicional, lo que se protegía en marca era la protección de la función de la marca. Para indicar el origen de las mercancías. Ej. Si yo digo "mirad vendo bollos con forma de donut" ¿el uso de donut es a título de marca para indicar que mis rosquillas son de marca donut? No, sino para describir como son. Es un uso descriptivo de marca ajeno y no un uso a título de marca. Ej. Si tengo un taller que dice "reparo BMW y Seat" no es para indicar que soy taller oficial (y más si el propio anuncio lo dice. Está prohibido si tú por tu anuncio das la impresión de que eres el taller oficial de la marca), sino para decir que reparo ciertos coches de ciertas marcas, no esa título de marca. Normalmente, no se prohibía esto. Sin embargo, hoy en día el Tribunal de Justicia también lo estaría superando, y dice que el título de marca no le importa, que lo que le importa es si se menoscaba alguna función de la marca. El tribunal ha reconocido varias funciones, no solo la de indicación de origen empresarial sino la de comunicación, inversión, publicidad, etc. Si yo utilizo una marca y no es a título de marca y lo hago para describir una característica de productos, cuando hay doble identidad y la marca es la misma, es ilícito cuando vulnero alguna de las funciones de la marca, no solo la función inicial esencial. A lo mejor el consumidor no tiene un error sobre el origen de las mercancías, pero se afecta a algunas de las otras funciones. Ej. Vamos a un mercadillo en la calle donde hay unos Rolex por 50€ ¿Quién cree que es original? No hay riesgo de confusión. En España el TS diría análisis abstracto. En este caso, en el mercadillo no habría riesgo de confusión por el precio y por donde lo compras, no habría riesgo de confusión, pero no quiere decir que sea licito. (La función de publicidad, inversión -en anuncios y marketing- y comunicación se ve menoscabada porque afecta a la marca Rolex). Aunque no se menoscabe la función esencial tradicionalmente protegida se menoscaba otras y la venta es ilícita por ser contraria al derecho de marcas. Como vemos, el derecho de marca está cambiando y los tribunales inferiores van cambiando poco a poco.  Esto es un ejemplo de un AdWord. Google tiene un sistema donde "compras" palabras de tal forma que cuando alguien ponga "Mercadona" salga la página de Carrefour. Carrefour está "comprando" el termino de Mercadona que es una marca registrada. El tema es si esa marca está protegida ¿tendría Google que prohibirlo? Esto está resuelto por el Tribunal de Justicia. Si no pusiera "Anuncio" sería un engaño (competencia desleal) y podríamos ir contra Google y Carrefour por acto engañoso. Otra cosa es que ponga "Ad", ahí se discute. Aquí vamos a ver si puedes usar las marcas registradas como es en este caso "Mercadona". Conceptos importantes: Resultado publicitario y resultados naturales. "Almacenes éxitos" es una empresa de Colombia. Aquí te salen hasta cuatro anuncios. En ocasiones también te sale la propia página original como AdWord. Google cobra al entrar a través de la URL de anuncios.  En marcas, en los casos de doble identidad cuando compro la marca tal cual (ej. Mercadona) y además mi página web ofrece los mismos productos o servicios hay doble identidad. Hay que ver si se menoscaba alguna de las funciones de la marca (inversión, comunicación, etc.) Cuando selecciono un signo que no se considera idéntico, solo cabe prohibir la conducta cuando hay riesgo de confusión. El Tribunal de Justicia no permite otros menoscabos. La otra protección es la marca renombra, AdWord de normal son en marcas renombradas. Si es renombrada, tenemos que ver si hay algunas de las infracciones del otro día y si existe justa causa o no. El Tribunal de Justicia en los casos de AdWords lo primero que hace es la función esencial, es decir, el riesgo de confusión ¿Cuándo se menoscaba? ¿Cuándo es ilícito usar AdWords y utilizar la marca del rival? Cuando crees y consideras que es un anuncio de Mercadona y no te das cuenta de que es un anuncio de Carrefour, en esos casos, es ilícito porque hay una confusión a la luz del anuncio el consumidor cree que va al titular de la marca. O pones Bosch y crees que es una marca B de la marca. Cuando lo ves crees que es un anuncio del titular de la marca. Punto c: el internauta medio, en la UE no se protege al consumidor pasota, son infracciones aquellos casos donde pinchas y te lleva a Carrefour y tú ves "Carrefour" y no Mercadona. Estos casos son ilícitos.  El ultimo seria discutible porque no te dice qué banco es. Sería ilícito por riesgo de confusión "Trivego". ¡Ojo! Aunque si luego se dan cuenta que no es la original, sigue siendo ilícito. Se paga por click es una especie de puja, el que paga más es el que sale. Aquí trivago podría anular trivego.  En casos de doble identidad no solo entra riesgo y confusión. El tribunal de justicia entro a ver si vulnera otros de la marca. El tribunal de justicia estudio si el uso de AdWords vulneraba la función publicitaria. El tribunal de justicia en estos casos es bastante pro-competencia. Dice que no se menoscaba. Si no engañas no te puedes amparar en que están haciendo publicidad en tu costa. Los titulares de marca se quejan de que usen su marca en AdWords. Tú quieres comprar algo caro y te sale la oferta de algo más barato que incluso no es oficial. A las marcas prestigiosas les molesta el sistema AdWords porque se gastan millones en que sea prestigiosa su marca. Ej. buscas cargadores Apple que son caros y te sale uno no original pero más barato. Tú tienes que adaptar tus esfuerzos, seguir invirtiendo más, ponerte tu marca como AdWord, pero libre competencia. No están engañando a los competidores que se van libremente. Considera el tribunal de justicia que no se vulnera la marca.  (Cambiar notoriedad por renombre en foto). Cuando las marcas son normales, la única vía de actuar contra los AdWord es cuando incumplen la transparencia o por riesgo de confusión. Distinto en marcas renombradas. El tribunal de justicia mira los casos de marcas renombradas. Si yo tengo la marca Apple para pc y me empiezan a registrar Apple para chicles, tenis, etc se diluye mi marca. Está protegida frente a la dilución las marcas renombradas. Ej. Hay una sentencia alemana donde el demandando vendía condones con la marca Nivea. Nivea demando porque decía que afectaba a su renombre aun no vendido preservativos. Desprestigiaba su marca. El tribunal de justicia dice que no hay ni dilución ni confusión. Cuando usas una marca para beneficiarte de ese prestigio que tiene. Usas la marca para aprovecharte como un parasito. Pero el tribunal de justicia dice que, si es cierto que se obtiene una ventaja, pero dice que solo hay infracción en los casos en los que vendes una imitación. Cuando vendes una imitación entonces está prohibido seleccionar la marca, si no vendes una imitación no. en los otros casos hay justa causa porque estas compitiendo. Ej. Caña de pescar es renombrada por el grupo de pesca.  Buscas Rolex y primero te sale un anuncio, luego Amazon y luego la cuenta oficial de Rolex. Yo puedo revender Rolex y si se han venido en la UE puedo revenderlos y no me lo pueden prohibir, solo si tengo una tienda de chorizos porque se vulnera la imagen de Rolex. Si fueran Rolex usados de verdad comercializados en la UE o UEE podría. Ahora bien, pone "replica" está vendiendo replicas, no originales. Habría competencia desleal también, engaño. Al entrar en la página también está al borde del engaño. Ahora vemos el problema de la competencia desleal. Lo que sucede es que en España además de la legislación de marca tenemos la de competencia desleal. Estos casos de AdWords, muchas personas e incluso doctrina piensa que son casos de actos desleal porque hay confusión, engaño, acto contrario a la buena fe, etc. ¿Qué dice el TJUE? Si respeta la legislación de marca no se puede castigar por la ley de competencia desleal. Hay 2 posibilidades: - Inaplicar la ley. - Aplico la ley de competencia desleal, pero en el mismo sentido El TS lo resuelve en el caso Olona.  Olona es una marca de ascensores conocida. Los ascensores cuando te lo instalan hay libre competencia con las revisiones, hay mucha competencia entre las marcas y otras empresas de mantenimiento. Aquí una empresa había seleccionado a la marca Olona y cuando ponías Olona salía el AdWord "ahorra...". En primera instancia el juzgado de lo mercantil dijo que no existía menoscabo de la función de origen. Esta empresa ha usado la marca porque la ha seleccionado (ha puesto Olona en la casilla correspondiente). Al escribir Olana estas usando la marca registrada, usas la marca Olona y ya se aplica toda la jurisprudencia del tribunal de justicia. Pero en el propio AdWord no tiene por qué incluir la marca. Tampoco es competencia desleal. El tribunal de justicia dice que es competencia sana y leal. Y en España hay jurisprudencia donde si tenemos la protección de un derecho de Industrial no podemos acudir a la normativa de competencia desleal. Doctrina: complementariedad relativa: las acciones puedes solicitarlas acumuladas o subsidiaras. El principio de complementariedad relativa: si tienes una marca tienes que ejercitar las acciones de marca si la conducta es ilícita se condena por marca, si es lícita ya se absuelve y no entra la ley de competencia desleal, solo sería cuando hay elementos añadidos (ej. hay un periodo que demandas y todavía no había marca solo podrá ser por competencia desleal o por ejemplo coca cola y su bote. El bote si no lo tienes registrado no es marca y entra por competencia desleal). Para aplicar la ley de marca la marca tiene que estar registrada. Las acciones de competencia desleal se piden de forma subsidiaria y no acumulada por las costas. Tienes que ejercitarlas de manera subsidiaria. En ocasiones se puede usar la ley de competencia desleal, pero en pocas ocasiones que no se recoge en la ley de marca.  La AP de alicante dice que no se menoscaban las funciones de la marca pero existe competencia desleal. No dice nada de complementariedad relativa. El TS casa la sentencia de la AP aplicando el principio de complementariedad relativa. Según marcas es licito, no hay infracción de marcas, por lo que no se puede entrar luego en la ley de competencia desleal por lo que se absuelve. El TS dice que es un problema de marcas y no puedes LCD.