Manual Mercantil I-176-271 PDF

Derecho Mercantil I Juristean2 TEMA 11. DERECHO INDUSTRIAL (I). LAS INNOVACIONES. I. PATENTE, MODELO DE UTILIDAD Y OTRAS INNOVACIONES 1. LA PATENTE 2.1 El Derecho de patentes: funciones y finalidad Los principales fines del derecho de patentes son: La protección y el fomento del I+D+i: la política de investigación e innovaciones tecnológicas. La divulgación y accesibilidad de los avances tecnológicos: la importancia de su inclusión en el dominio publico, de libre explotación. A. Regulación, concepto y clases La normativa española sobre el derecho de patentes: La ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP). El Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes (RLP), aprobado por Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo. A la regulación normativa internacional en torno a la patente que de forma directa tiene efectos sobre nuestro propio sistema, al formar parte nuestro país de diversos convenios internacionales se dedicará un apartado posteriormente. 2.2 Concepto de patente Bajo el concepto de patente pueda hacerse referencia a: El acto administrativo, de carácter reglado, por el que se concede y reconoce esta creación industrial por parte de los poderes públicos. El titulo o certificado que acredita esta concesión y este reconocimiento. El objeto de la patente: la invención. La invención podría definirse como la solución a un problema técnico, basado en una o varias reglas para el obrar humano, y de ella deriva el verdadero concepto legal relevante; la invención patentable. 2.3. Objeto de la patente: invención patentable y requisitos objetivos de patentabilidad. Para la obtención de una patente sobre dicha invención el legislador exige una serie de requisitos que vienen a conformar en definitiva el propio concepto de patente y que puede obtenerse del art. 4.1 LP: 176 Derecho Mercantil I Juristean2 Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Se podría hablar de patente en referencia al conjunto de derechos y deberes que se otorgan al titular de una invención nueva, que implique actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial, aun cuando tenga por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica. Según el criterio jurídico utilizado, se podrán establecer diferentes clases de patentes: Según el procedimiento de concesión: Patentes nacionales que se conceden en España por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Patente Europea tramitada ante la Oficina Europea de Patentes con base en lo establecido por el Convenio de Múnich. Patente unificada o unitaria: (todavía no en vigor) que funcionaría como título único de patente con idéntico valor (unificado) en todos los países que formen parte del acuerdo para la creación de tal figura jurídica. Se rige por el Acuerdo internacional sobre un Tribunal Unificado de Patentes (TUP). Según la naturaleza de la regla técnica en que consiste la invención: Patente de producto: obtiene como resultado una entidad física o sustancia. Patente de procedimiento: tiene por objeto una sucesión de operaciones encaminadas a la obtención de un resultado industrial, esto es, el modo, forma o método para obtener un resultado útil. Según la posibilidad o no de divulgación: Patentes ordinarias: e tiene acceso a partir de cierto plazo desde la solicitud de dicha patente por parte de su futuro titular. Patentes secretas: no se podrá tener acceso (a la invención) durante la vida legal de la misma. Patentes principales o adicionales: las segundas suponen un perfeccionamiento o desarrollo de las primeras, aunque la posibilidad de adicionar patentes desaparece con la nueva LP. Patentes dependientes o independientes. Aquéllas, a pesar de tratarse de patentes autónomas, requieren para el ejercicio de los derechos conferidos, de la explotación de otra invención protegida. Requisitos de patentabilidad y el “estado de la técnica”. Los requisitos básicos de patentabilidad de cualquier invención son: Novedad: ha de tratarse de innovaciones técnicas. 177 Derecho Mercantil I Juristean2 Altura o actividad inventiva: han de ser fruto de una actividad inventiva. Aplicación industrial: deben ser susceptibles de aplicación industrial. El requisito de la novedad. Se regula en los siguientes artículos: Art. 6.1 LP: Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Art. 6.2 LP: El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. La novedad se caracteriza por: Carácter material o real: novedad es lo no conocido hasta la solicitud de la patente. Carácter estimado: la novedad se aprecia en función del criterio de la divulgación. Carácter mundial o universal: la novedad se aprecia en torno a la información divulgada por cualquier medio y en cualquier parte del mundo. Las excepciones legales a la novedad se encuentran en el art. 7 LP y se denominan “divulgaciones inocuas”: El abuso evidente frente al solicitante o a su causante. La exhibición de la invención en exposiciones ofíciale su oficialmente reconocidas conforme al Convenio internacional a este respecto. El plazo legal de estas divulgaciones: 6 meses antes de la solicitud de la patente. El requisito de la actividad o altura inventiva. Se encuentra en el art. 8.1 LP: Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Este requisito supone que la innovación tecnológica en la que se basa la invención patentable revista de cierta entidad, es decir, que suponga un verdadero progreso técnico notable. El requisito de la aplicación industrial. Art. 9 LP: Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. Con este requisito se vinculan los conceptos de invención procedente del intelecto humano con: La utilidad de la invención patentable: es el rasgo diferenciador de este tipo de creaciones humanas con aquéllas que son protegidas a través de los derechos de autor. No será patentable una creación que no tenga utilidad, la cual desde el punto de vista 178 Derecho Mercantil I Juristean2 del derecho industrial se vincula a la utilización de la invención en cualquier clase de actividad industrial y a su posible repetición o ejecución en un proceso industrial. La ejecutabilidad de la invención patentable: para cumplir este requisito ha de probarse la mera aptitud para la aplicación industrial para lo que es determinante la posibilidad de que la invención sea ejecutable de forma repetitiva con obtención de un resultado siempre cierto y similar, lo que excluiría las invenciones cuya realización industrial fuera sólo posible ocasionalmente o de forma imprevisible. Las exclusiones legales de la patentabilidad (4.4 LP): Es aquello que no puede ser considerado una invención y, por lo tanto, queda fuera del ámbito de las patentes por definición: Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Las obras literarias, científicas o artísticas. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o actividades intelectuales. Los programas de ordenador (software). Las formas de presentar informaciones. La posibilidad de que estos elementos formen parte de una invención patentable es más compleja (art. 4.5 LP). Otras excepciones a la patentabilidad (art. 5 LP). La exclusión de estos supuestos se fundamenta en que su protección se obtiene por los cauces de la propiedad intelectual al no darse una aplicación industrial directa. Las invenciones contrarias al orden publico o a las buenas costumbres: Clonación de seres humanos. Modificación de la identidad genética germinal del ser humano. Modificación de la identidad genética de los animales sin utilidad medica ni veterinaria. Uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales. Las variedades vegetales y las razas animales. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales. Los tratamientos quirúrgicos o terapéuticos. El cuerpo humano y sus elementos. Una mera secuencia de acido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna. 179 Derecho Mercantil I Juristean2 La patentabilidad de la materia biológica (arts. 4.2, 4.3 y 5.5 LP). La materia biológica (art. 4.3 in initio) es aquella que contiene información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico. El procedimiento microbiológico (art. 4.3 in fine) es cualquier procedimiento que utilice una materia microbiología que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia de este tipo. Se permite la patentabilidad de la materia biológica aunque ya existe en estado natural (art. 4.2 LP). Para la patentabilidad de las secuencias totales o parciales de un gen del genoma humano (art. 5.5, segundo párrafo) se necesita acreditar explícitamente su aplicación industrial desde la misma solicitud de patente. 2.5 Requisitos formales de patentabilidad: procedimiento de concesión de la patente. C. La concesión de la patente: procedimiento El procedimiento de registro de una patente es un procedimiento: Único: se realiza siempre y solo ante la OEPM (arts. 22 a 57 LP). Contradictorio: incluye observaciones de terceros y llamamientos a oposiciones (arts. 38, 43 y 44 LP). Administrativo: con posibilidad de recurso de alzada y, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de Justicia (arts. 44 y 54 LP). 180 Derecho Mercantil I Juristean2 Procedimiento: Solicitud: En la solicitud de patente han de constar una serie de datos (art. 23 LP) entre los que se incluye una descripción del invento y las reivindicaciones a través de las que se define el objeto para el que se solicita la protección (art. 28 LP). Admisión a trámite y examen de mera regularidad formal: desde este momento comienza el procedimiento administrativo (arts. 32 a 42 LP). Se realiza un examen de oficio por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el que se pondrían de manifiesto si el objeto de la patente no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad (arts. 4.4 y 5 LP), o si no se cumplen los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad en su caso, así como cualquier otro referido a la regularidad formal de la solicitud cuya comprobación haya de realizarse, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. Informe sobre el estado de la tecnifica y opinión preliminar no vinculante: antes de la publicación de la solicitud, la OEPM emitirá un informe sobre el estado de la técnica donde se hará mención a los elementos que determinan la novedad y actividad inventiva del objeto para el que se solicita la patente, así como una opinión escrita, preliminar no vinculante, acerca de si la invención objeto de la solicitud de patente cumple aparentemente los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley, y en particular, con referencia a los resultados de la búsqueda. Publicación de la solicitud: dicho informe así como la solicitud, son publicados en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Observaciones de terceros: ante dicho informe cualquier tercero podrá presentar las observaciones que considere oportunas, debidamente razonadas y documentadas, sobre la patentabilidad de la invención objeto de la misma, sin que se interrumpa la tramitación. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento. Examen material de requisitos técnicos y de patentabilidad: tras lo anterior, la OEPM examinará a petición del solicitante, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley de Patentes. El siguiente paso puede ser : Concesión de la patente: si la Oficina no detecta la falta de ningún requisito que lo impida. Objeciones de la OEPM: en caso contrario, se comunicará al solicitante las objeciones. En este punto, el siguiente paso puede ser: Contestación del solicitante: se le concede al solicitante la oportunidad de contestar a las objeciones o incluso de modificar las reivindicaciones. Denegación de la patente: si una vez recibida la contestación del solicitante, la Oficina considera que persisten motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente se vuelve a comunicar al solicitante para darle nuevas oportunidades de corregir su solicitud o formular alegaciones, antes de resolver definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente. Se deben señalar las principales novedades de la LP 2015 en materia de procedimiento: 181 Derecho Mercantil I Juristean2 La posposición de las oposiciones de terceros (art. 43 LP). El momento inicial (dies a quo) es la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de la concesión de la patente (art. 43.1 LP). Plazo de oposición: 6 meses (art. 43.1 LP). Las causas de oposición [art. 43.1.a),b) y c) LP] son: Incumplimiento de los requisitos de patentabilidad. Insuficiencia de la descripción de la patente. Exceso en el objeto de la patente concedida. Por último, señalar que la actual Ley de Patentes establece un único procedimiento de concesión para simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, contemplando como único sistema para la concesión de patentes: el de examen previo de novedad y actividad inventiva, que ahora pasa a denominarse examen sustantivo. 2.6 efectos y contenido de la patente. D. Derecho sobre la patente: facultades y obligaciones del titular La titularidad sobre una patente atribuye derechos y comporta obligaciones, pero además se ve sometida a límites y a excepciones. Los derechos atribuidos por la titularidad de una patente. Los derechos que obtiene el titular son de naturaleza tanto moral como patrimonial. El inventor ostenta el derecho moral a ser reconocido como autor de la misma y que por su propia naturaleza no puede ser transmitido. En cuanto a los derechos patrimoniales, son aquéllos que hacen posible la directa utilización de la invención o bien su transferencia a terceros. Estos derechos tienen dos facetas: Faceta positiva (ius utendi): el inventor tiene el derecho de explotación de la invención en exclusiva, pero sólo durante el plazo improrrogable de 20 años desde la fecha de solicitud (art. 58 LP). Faceta negativa (ius oponendi et ius prohibendi): el inventor tiene el derecho a oponerse a la concesión de una patente por falta de novedad y a prohibir a terceros no autorizados la explotación directa o indirecta (contributory iinfringement) de la invención (arts. 59 y 60 LM). Entre los actos sobre los que el titular puede ejercer su ius prohibendi se encuentran Entrega u ofrecimiento de entrega de los medios para la puesta en practica de la invención patentada (contributory iinfringement). Fabricación, uso, venta, importación o puesta en el comercio del objeto de la patente, o mera posesión del mismo con estos fines. 182 Derecho Mercantil I Juristean2 Uso del procedimiento objeto de la patente, o mero ofrecimiento no autorizado del mismo. Uso, venta, importación o puesta en el comercio del producto obtenido mediante el procedimiento objeto de la patente, o mera posesión de dicho producto con tales fines. Este listado tiene carácter imperativo y cerrado (números clausus). Como es natural, los derechos de exclusiva concedidos por la patente no son derechos absolutos y están sometidos a unos límites recogidos en los artículos 61 a 66 de la Ley de Patentes, entre los que podemos hablar de «agotamiento del derecho de patente» –de indudable similitud con el agotamiento sobre el derecho de marca– por el que una vez que un producto fabricado al amparo de una patente ha entrado regularmente en el tráfico mercantil, su titular no podrá esgrimir derechos derivados de la misma respecto de vicisitudes que el producto experimente en el futuro (art. 61.2). El alcance de este agotamiento se produce a nivel comunitario, por lo que la Ley de Patentes recoge expresamente el agotamiento comunitario (en el Espacio Económico Europeo), en coherencia con los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea al respecto. También supone un límite al derecho exclusivo de patentes, no poder impedir el titular la utilización de objetos o procedimientos patentados para el propio consumo o con fines experimentales según el art. 61.1 c) de la Ley de Patentes, modificado por la disposición final segunda de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y cuyo contenido vuelve ahora a modificarse según recoge el artículo 61 de la Ley, donde se separan como supuestos distintos, la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar», que tienen distinto origen y finalidad, como ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por último, se encarga también el legislador de regular diferentes casos en que la patente entra en situaciones de conflictos con terceros que venían utilizando el objeto de la patente antes de ser concedida a su titular (art. 63), conflicto con la explotación de otras patentes de fecha anterior (art. 64), posibles conflictos entre patente anterior de la que es necesario hacer uso para explotar una patente posterior (art. 65), etc. Las obligaciones que comporta la titularidad de una patente. No sólo tiene derechos el titular de la patente, sino que habrá de hacer frente a una serie de obligaciones cuyo incumplimiento conlleva la pérdida del derecho exclusivo sobre la misma. La principal obligación que comporta la titularidad de una patente es su uso obligatorio (art. 90 LP): Ámbito cronológico: 4 años desde la solicitud o 3 años desde la concesión (art. 90.2 LP). Esto tiene cierto efecto disuasorio sobre aquéllos que han hecho de los llamados patent trolls un negocio lucrativo, al adquirir derechos de patente, no con el fin de explotarla, sino de accionar por infracción de tales derechos frente a otras empresas o forzar acuerdos beneficiosos. Ámbito geográfico: la explotación de la patente será efectiva si se produce en España o en cualquier estado miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 183 Derecho Mercantil I Juristean2 Ambito subjetivo: la explotación de la patente podrá llevarse a cabo por el titular o por terceros autorizados. Otros requisitos: la explotación de la patente debe resultar suficiente para abastecer la demanda del mercado español (Art. 90.1 LP). Consecuencias de la falta de uso: caducidad y licencias obligatorias. Estas últimas permiten a cualquier persona la posibilidad de solicitar la concesión de una licencia, frente a la cual no cabrá oposición por parte del titular de la patente, siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 91 LP. Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada. Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal. Necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia. Existencia de motivos de interés público para la concesión. Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006. Las licencias de pleno derecho sobre la patente (arts. 87 a 89 LP). Puede darse la situación en la que el titular de la patente no desea explotarla pero desea conservar sus derechos. La finalidad de estas licencias es fomentar el cumplimiento de la obligación de explotar la patente. La intermediación de la OEPM entre el titular de la patente y los potenciales licenciatarios consiste en el ofrecimiento público de las mismas (arts. 87 a 88 LP), es decir, permitir a cualquier interesado constituirse como licenciatario no exclusivo de la misma. Sin embago, este tipo de licencias han tenido una reducida aceptación y escaso éxito en la práctica. La tutela judicial (ante los Juzgados de lo Mercantil) para proteger esta serie de derechos se recoge en el art. 71 LP que concede al titular de la patente la posibilidad de reclamación consistente en la inmediata cesación de la violación y adopción de medidas para evitar que se repita; embargo y ulterior destrucción de los objetos en que se materialice la transgresión; indemnización de daños y perjuicios y publicidad de la sentencia que se dicte. Especial atención presta el legislador en el art. 74 LP al tratamiento de los daños y perjuicios causados al titular de la patente, tanto en lo que se refiere la consideración de estos como a los criterios para su adecuada cuantificación: Se tiene en cuenta tanto la pérdida que se haya sufrido, incluyendo los gastos de investigación para la consecución de pruebas razonables (art. 74.1), como la ganancia que haya dejado de obtener como consecuencia de la violación de su derecho. En cuanto a la fijación de la cuantía de la indemnización, la Ley da la posibilidad de elección al demandante de optar: 184 Derecho Mercantil I Juristean2 Por las consecuencias económicas negativas que se le hayan causado incluidas las ganancias que se hubieran obtenido de no haber existido la infracción. Por la cantidad que el infractor habría tenido que abonar al titular de la patente en concepto de licencia para la lícita explotación de la misma [art. 74.2 a)]. Además, en virtud del art. 76 LP se concede al titular una indemnización por el desprestigio sufrido por una defectuosa realización o presentación de la invención en el mercado. Asimismo, debemos destacar la protección provisional ofrecida al mero solicitante de una patente por el art. 67 LP. En este sentido, éste puede solicitar una indemnización de quien desde el momento de la publicación de la solicitud de patente al de la publicación de la concesión de esta, hubiera actuado de forma prohibida en el caso de que la patente hubiera estado ya concedida. El plazo prescriptivo de estas acciones es de 5 años a contar desde el momento en que pudieron ejercitarse (art. 78 LP). Además, la inviolabilidad de las patentes está protegida por disposiciones de carácter penal: arts. 273 y ss. CP. Especial referencia merece la cuestión de la denominada inmunidad registral o doctrina del agotamiento de la patente: Definición: el titular de la patente tiene el derecho exclusivo a comercializar por primera vez los productos protegidos con dicha patente, pero no tiene derecho a controlar las posteriores ventas sucesivas de dichos productos, salvo que medien causas justificativas o motivos legítimos. En el ámbito de las patentes, y según el art. 64 LP, el titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes registradas anteriormente. Así pues, aun siendo titular legítimo de una patente, se estará expuesto a una demanda por la infracción que esta patente pueda suponer de otra registrada con anterioridad. Relevancia de esta doctrina: el llamado “mercado gris” y las importaciones paralelas de productos o “ventas grises” en diferentes estados: su obvia influencia en la reducción de precios. Sin embargo, existen numerosos problemas políticos para su adopción en el comercio internacional, incluso en el ámbito de la OMC. 2.7 La patente como objeto de derechos y de negocios jurídicos: cesión, licencia y otras posibilidades El derecho sobre la patente es un derecho exclusivo oponible erga omnes sobre un bien inmaterial, y como tal la patente es susceptible de ser objeto de los diversos derechos reales, gravámenes y contratos reconocidos en nuestro derecho. Los principales negocios jurídicos sobre la patente son: Copropiedad (arts. 10.2 y 82.1 LP y 392 a 406 Cc). Usufructo (art. 82.1 LP y 462 a 527 Cc). 185 Derecho Mercantil I Juristean2 Hipoteca mobiliaria (art. 82.1 LP y 21 a 26 de la Ley 16/1954, de 16 de diciembre, de Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. Embargo (art. 82.1 LP y 584 y ss. LEC). Transmisión o cesión (arts. 82.1 LP y 609 Cc). Inter vivos: donación, compraventa, permuta, etc. Mortis causa: herencia o legado. Licencias. La propia Ley de Patentes (arts. 82.2 y 79.2) impone con carácter general la necesidad de que los actos y negocios que tengan por objeto la patente han de constar por escrito para su validez cuando son realizados mediante negocios entre vivos y que sólo surten efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro de Patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas. a) Cesión de la patente Al hablar de cesión de la patente se está haciendo referencia a la transmisión plena de la misma, lo que supone un cambio definitivo de titularidad, así como la transferencia de todos los derechos y facultades que esta comporta y que son susceptibles de transmisión. La transmisión puede ser tanto de la solicitud de patente, como de la patente ya concedida. El transmitente a título oneroso está obligado a poner a disposición del adquirente los conocimientos técnicos que posea y que sean necesarios para la adecuada explotación del invento, esto es, el llamado know how. Responde, salvo pacto en contrario, de la legítima titularidad sobre lo que transmite y, en consecuencia, de la pacífica posesión de la patente por el adquirente, así como para los casos en que lo transmitido sea la solicitud, de que esta desembocará en la concesión de una patente según establece el artículo 85.1 de la Ley de Patentes. El artículo 85.2 de la Ley desarrolla un caso de responsabilidad donde el contratante de mala fe es siempre responsable, sin posibilidad de pacto en contra. Luego establece una presunción de esta mala fe para un caso concreto: «no dar a conocer al otro contratante, haciéndolo constar en el contrato, con mención individualizada de tales documentos, los informes o resoluciones, españoles o extranjeros, de que disponga o le conste su existencia, referentes a la patentabilidad de la inversión objeto de la solicitud o de la patente». Las acciones de responsabilidad prescriben a los seis meses, contados a partir de la fecha de la resolución o sentencia firmes en que se fundamenta su exigencia según el artículo 85.3 de la Ley) que, finalmente, remite al Código Civil sobre el saneamiento por evicción. La responsabilidad frente a terceros por defectos del producto es solidaria entre transmitente y adquirente, sin perjuicio de ulteriores repeticiones entre ellos (art. 86 LP). b) Licencia de la patente Si la cesión hace referencia a la transmisión de la patente, igualmente la Ley regula la figura que con más frecuencia se da en el tráfico jurídico de las patentes: las licencias. Por éstas el licenciatario ostentará durante un determinado periodo de tiempo las facultades que la patente ofrece a su titular licenciante, mediante las cuales, en definitiva, se lleva a cabo la explotación económica. A cambio, el licenciatario habrá de pagar una remuneración al licenciante que suele consistir en una cantidad variable, esto es, los llamados royalties, además de una cantidad fija inicial según sea el acuerdo entre las partes. Comoquiera que anteriormente se apuntó el régimen de las licencias de pleno derecho (arts. 87 a 89 LP) así 186 Derecho Mercantil I Juristean2 como el de las licencias obligatorias (arts. 91 y ss.), es preciso ahora hacer referencia a las licencias contractuales, a través de las cuales las partes, esto es, licenciante y licenciatario, establecen de mutuo acuerdo el contenido del contrato por el que se licenciará la patente no habiendo más límites que los establecidos al respecto por la propia Ley de Patentes. Este tipo de licencias podrán ser exclusivas o no, según se reserve el titular la facultad de conceder otras licencias sobre la misma invención en un mismo territorio o incluso reservarse la posibilidad de explotarla por sí mismo. La presunción legal es la no exclusividad de la licencia de una patente (art. 83.5 LP), por lo que si nada señalan las partes al respecto, el licenciante estará en disposición de otorgar nuevas licencias sobre su invención patentada. Otras presunciones que establece la Ley de Patentes son por ejemplo la imposibilidad de otorgar sublicencias por parte de licenciatario (art. 83.3 LP) o la relativa a la extensión a todo el territorio español de la licencia (art. 83.4 LP). Por supuesto, al tratarse de presunciones, queda abierta la posibilidad de que las partes acuerden lo contrario. Extinción de la patente: caducidad. La patente nula y sus efectos Tras la concesión de una patente, la vigencia de esta tal como es regulada por nuestra Ley de Patentes, puede estar bien condicionada a la concurrencia de determinados hechos que no tengan que ver con la voluntad de su titular, o bien al cumplimiento de algunos deberes del mismo. La declaración de la caducidad de la patente se da por la Oficina Española de Patentes y Marcas que habrá de dar publicidad a tal hecho a través del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Además, cuando la caducidad se deba a la falta de explotación tras los dos años de la concesión de una licencia obligatoria, la declaración de caducidad procederá tras la instrucción del correspondiente expediente administrativo (art. 108.4 LP). El efecto de dicha declaración es la extinción de la patente que hasta ese momento era plenamente válida y eficaz y se produce ante la concurrencia de alguna de las causas recogidas por el propio artículo 108 de la Ley de Patentes. La principal consecuencia es que la invención objeto de la patente pasa a ser de dominio público y por ende, de libre utilización por parte de cualquiera. Asimismo y por razones evidentes, una vez que esto ocurra, dicha invención no podrá volver a ser nuevamente objeto de patente. El supuesto más frecuente de caducidad es la expiración del plazo de veinte años para el que la patente se concede. Pero cabe también la caducidad por renuncia, en aplicación del principio general de renunciabilidad de derechos, siempre que queden a salvo los intereses de terceros, esto es, titulares de derechos reales o licenciatarios o cuando se halle pendiente una reivindicación por tercero, como aclara el artículo 110 de la Ley de Patentes. Es también causa de caducidad la falta de pago de los derechos y tasas anuales, mas con la posibilidad del pago en el plazo dentro de los seis meses de demora en los que habrá que pagar la sobretasa o la tasa de regularización según corresponda (art. 108.3). Si bien la anterior normativa contemplaba la posibilidad de rehabilitación de la patente cuando se justificara que el impago de la tasa se debió a causa de fuerza mayor, la actual Ley de Patentes no hace referencia alguna a este supuesto. En cambio, sí que se regula en el artículo 109 la diversa casuística en que las anualidades de la patente no son pagadas: situaciones de embargo o acciones de reivindicación sobre el derecho, permitiendo el pago de dichas tasas fuera de plazo y evitándose así la caducidad de la patente. Finalmente, la falta de explotación de la patente durante los períodos que, en cada caso, marca la Ley, es igualmente causa de caducidad según se desprende del propio artículo 108.1 d) y e), mostrándose en este último punto respetuoso el legislador con las disposiciones establecidas al respecto en los Convenios internacionales. 187 Derecho Mercantil I Juristean2 En cuanto a la nulidad hay que señalar que una vez concedida la patente tras el correspondiente procedimiento administrativo –más allá de las vicisitudes que se hayan podido dar en el transcurso de éste como pueda ser recurso ante la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas o incluso procedimiento judicial contencioso-administrativo– el único modo de atacar la validez de una patente será a través de la acción de nulidad ante los tribunales del orden civil. Cuando la patente se concede tras el procedimiento de examen sustantivo, el juicio de nulidad supondrá la vuelta sobre el examen a fondo de los extremos que ya fueran analizados por la Oficina de manera especialmente exhaustiva a través del informe resultante del examen previo de novedad y actividad inventiva. Puesto que la inscripción de la patente en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas implica solamente una presunción iuris tantum de la validez de la misma, no quedará ésta convalidada ante una concesión que adolezca de alguna de las causas de nulidad legalmente recogidas a modo de numerus clausus en la Ley de Patentes. La declaración de nulidad por la jurisdicción civil implicará que la patente a pesar de haberse concedido nunca fue válida, por lo que los efectos de esta nulidad se retrotraerán al momento de dicha concesión (art. 104.1 LP), sin que por ello el legislador deje de prestar atención a la salvaguarda de los intereses legítimos de los terceros de buena fe que pudieran ostentar algún tipo de derecho sobre la patente controvertida, como pueden ser los licenciatarios (v. art. 104.3 LP). La nulidad puede ser total, si afecta a todas sus reivindicaciones, o parcial, si sólo se refiere a algunas. En la Ley de Patentes, se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación (art. 102 LP), y prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso, como ya ocurre con las patentes europeas y se extienden los efectos de la nulidad a los certificados complementarios de protección, en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos. El artículo 102 de la Ley de Patentes, recoge también las causas de nulidad: a) carencia de los requisitos de patentabilidad recogidos en el título II de la Ley; b) la defectuosa descripción del invento en el expediente de concesión; c) la concesión que exceda de la solicitud; d) cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión; e) la concesión a persona distinta del aspirante legítimo. En cuanto a la legitimación activa, la acción de nulidad es ejercitable, durante toda la vida de la patente e incluso dentro de los cinco años siguientes a la fecha de caducidad de la patente, por cualquier interesado, así como por la Administración pública. La Ley en su artículo 103, reconoce la legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad, además de a los titulares de los derechos inscritos, a quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción del acto o negocio jurídico del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer, siempre que tal inscripción llegue a ser concedida. Cuando se trate de patente concedida a persona distinta de la facultada para obtenerla, solo esta última podrá reclamar la nulidad. La legitimación pasiva corresponde al titular según el Registro, aunque de existir licencias u otros derechos inscritos a favor de tercero, deberá notificarse también a éstos la demanda interpuesta. No pueden invocarse ante la jurisdicción mercantil, que es la competente para conocer de las acciones de nulidad, los argumentos que fueron ya esgrimidos y rechazados en vía contencioso-administrativa (art. 103.5 LP). 188 Derecho Mercantil I Juristean2 G. Las patentes internacionales En el ámbito internacional existe una amplia regulación sobre las patentes, destacando en primer término, el Convenio de la Unión Internacional para la protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, y conocido de forma generalizada como «Unión de París» (CUP). Ha sido revisado varias veces y en España está vigente desde 1974 el texto de Estocolmo, de 14 de julio de 1967. Tiene una especial importancia el establecimiento por esta normativa de dos principios en la materia de patentes. Son los principios de trato nacional y de prioridad unionista que serán respetados por todos los países parte del Convenio. Por otro lado, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT de Washington, 1970, cuyo Reglamento de desarrollo en su última versión se da, tras las modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de cooperación en materia de patentes (Unión PCT) en su 50.ª reunión (29.º Sesión extraordinaria), celebrada en Ginebra del 24 de septiembre a 2 de octubre de 2018 (BOE núm. 33 de 8 de febrero de 2021). Así como las modificaciones al Reglamento anterior adoptadas el 9 de octubre de 2019 por la Asamblea en su 51 periodo de sesiones (22.º ordinario) (BOE núm. 34 de 9 de febrero de 2021). Hay que incluir igualmente el Instrumento de Adhesión del Tratado sobre el derecho de patentes (PLT), Reglamento del tratado sobre el derecho de patentes, y Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en Ginebra el 1 de junio de 2000 (BOE de 9 de octubre de 2013). Debemos destacar asimismo el Convenio de Múnich, de 5 de octubre de 1973, incorporado a nuestro ordenamiento mediante Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre y hoy derogado por el actual Real Decreto 316/2017. Destaca la creación de la Oficina Europea de Patentes con sede en Múnich. Al presentar ante ésta una solicitud de patente, se considerarán designados en la petición de concesión de la patente europea todos los Estados contratantes que sean Partes en el Convenio en el momento de presentación de la solicitud, según reza el artículo 79.1 del Convenio en su actual redacción tras su modificación por el Acta de Revisión de 29 de noviembre del 2000. Se logra por tanto la solicitud de una patente por cada país parte del Convenio a través de un trámite único, por lo que si bien no se está ante una certificación de patente única para todos los países miembros, sí que se conseguirá solicitar diferentes patentes nacionales de una sola vez. Una vez concedida la patente europea, varios Estados exigen la traducción y validación de la patente europea ante sus Oficinas nacionales de propiedad industrial para que la patente europea produzca efectos en su territorio. Finalizado todo el proceso, la patente europea que ha designado a los distintos Estados de la UE se traduce en un «haz de patentes», de modo que los efectos jurídicos de la patente europea en cada Estado se determinan de conformidad con la legislación nacional de esos Estados. Y de la misma manera, el titular de la patente debe entablar acciones por infracción en cada una de las jurisdicciones en que se han producido los actos lesivos, siendo igualmente preciso entablar las acciones de nulidad en cado uno de los Estados en los que se quiere anular la patente. Hoy por hoy, sobre la base de este Convenio y a través de la Oficina en Múnich, se encauzan en su mayoría las patentes que se pretenden obtener para España. No hay que olvidar el Acuerdo (ADPIC) cuyos artículos 27 a 34 incluyen disposiciones programáticas, como la que alude al período de veinte años de vigencia mínima de la patente. 189 Derecho Mercantil I Juristean2 Distinto es lo que se pretende a través de la Patente Comunitaria contenida en el Convenio de Luxemburgo, de 17 de noviembre de 1975, pues a través de una única solicitud se obtendría una sola patente para todo el territorio de la Unión Europea. El Convenio de Luxemburgo hoy es seguido por el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria de la Comisión Europea, de 13 de abril de 2011, bajo la autorización de la Decisión 2011/167/(UE) del Consejo, trabajos conducentes a la obtención de una «patente unificada». Tras éstos, han visto la luz, el Reglamento 1257/2012 de diciembre 17 de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente. Y el Reglamento 1260/2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en cuanto a disposiciones sobre traducción (DOUE 31/12/2012) y el Acuerdo internacional sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) firmado el 19 de febrero de 2013. La idea principal es crear una «simbiosis» entre dos sistemas: el del Reglamento de la patente comunitaria y el del Convenio de Múnich. El Reglamento viene a completar el Convenio de Múnich. La patente comunitaria será concedida por la Oficina como patente europea en la que se designa el territorio de la Comunidad en vez de cada uno de los Estados miembros. La aplicación del Reglamento requiere la adhesión de la Comunidad al Convenio de Múnich, así como una revisión de dicho Convenio para que la Oficina pueda conceder una patente comunitaria, que tendrá carácter unitario y autónomo, lo que significa que surte los mismos efectos en todo el territorio de la Comunidad. Sólo podrá concederse, transmitirse o anularse para toda la Comunidad. Los actuales Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012 así como el Acuerdo internacional sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) de 2013, se inspiran en el sistema actual de patentes europeas, confiriendo un efecto unitario a las patentes europeas concedidas para los territorios de los Estados miembros participantes. La protección unitaria es opcional y coexistirá con las patentes nacionales y europeas. Los titulares de patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes podrán presentar una solicitud a la citada Oficina en el plazo de un mes tras la publicación de la nota de concesión de la patente europea para que registre el efecto unitario. Una vez registrado, el efecto unitario proporcionará una protección uniforme en todo el territorio de los Estados miembros participantes. Las patentes europeas con efecto unitario solo pueden concederse, transferirse, revocarse o extinguirse con respecto al conjunto de esos territorios. Los Estados miembros participantes encomendarán a la Oficina Europea de Patentes la tarea de gestionar las patentes europeas con efecto unitario. En definitiva, hay que destacar los rasgos de la patente europea con efecto unitario: carácter unitario, protección uniforme y efectos idénticos en todos los Estados miembros participantes del Acuerdo. Con ello, como puede leerse en la exposición de motivos del Reglamento 1257/2012, en su apartado 4, se pretende estimular el progreso científico y técnico y el funcionamiento del mercado interior, al facilitar el acceso al sistema de patentes y hacerlo menos costoso y en condiciones de mayor seguridad jurídica. Asimismo, implicará una mejora en el nivel de protección mediante patente puesto que posibilitará la obtención de una protección uniforme de las patentes en los Estados miembros participantes, y la eliminación de costes y trámites complejos para las empresas en toda la Unión. Dicho lo anterior, hay que señalar que tanto el Reglamento (UE) n.º 1257/2012, como el Reglamento (UE) n.º 1260/2012, entraron en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero su aplicación quedó diferida hasta el 1 de enero del 190 Derecho Mercantil I Juristean2 2014 o hasta la fecha de entrada en vigor del ATUP, si ésta fuera posterior. Como el 1 de enero del 2014 el ATUP todavía no estaba vigente, el reglamento no será de aplicación hasta que tal acuerdo entre en vigor. Y, según el artículo 89 ATUP, su entrada en vigor se producirá en aquel de los siguientes momentos que acaezca en último lugar: 1) el 1 de enero del 2014; 2) el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el decimotercer instrumento de ratificación o adhesión, «siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma del acuerdo» (es decir, Alemania, Francia y Reino Unido), o 3) el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre del 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Teniendo en cuenta lo anterior, solo faltaría la ratificación del ATPU por parte de Alemania, que, si bien no ha depositado formalmente el instrumento de ratificación, lo ha anunciado ya, por lo que dicha ratificación, provisionalmente, en virtud del Protocolo de Aplicación Provisional del Tratado, de 1 de octubre de 2015, así como la ratificación de Austria como decimotercer Estado el pasado día 18 de enero permitió la entrada en vigor de algunas disposiciones del Tratado el 19 de enero de 2022. Es importante señalar que España en principio no quedaría afectada directamente por la normativa referida a la patente unitaria, pues por diversas razones entre las que destaca la idiomática, nuestro país no forma parte de los acuerdos hasta ahora firmados en torno a esta patente que han dado como resultado los citados Reglamentos. II. EL MODELO DE UTILIDAD 1. CONCEPTO Al igual que la patente, el modelo de utilidad es también considerado como invención industrial, que tal como define el artículo 137.1 de la Ley de Patentes consiste en una invención nueva que implica actividad inventiva y que proporciona a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. La Ley de Patentes dispensa a su creador una protección semejante a la patente que se articula a través de esta figura actualmente regulada en el título XIV (arts. 137 a 150) y en los artículos 58 a 63 del Reglamento. De la definición se colige que no caben modelos de utilidad que protejan invenciones de procedimiento, lo que nos muestra una primera diferencia con la patente. 2. REQUISITOS PARA SU CONCESIÓN Puesto que ambas figuras, la patente y el modelo de utilidad, recaen sobre igual objeto, esto es, una invención, la diferencia entre ellas hay que buscarla en el ámbito de los derechos que ostenta su titular. En muchas ocasiones, desde un punto de vista teórico, la tarea diferenciadora no resulta fácil pero la misma puede ser más llevadera atendiendo al modo en que ambas quedan configuradas en la Ley de Patentes. Y es precisamente a través de las diferencias entre ambas figuras que se infieren además los requisitos para la protección del modelo de utilidad. Si bien en la anterior normativa de patentes el ámbito territorial para determinar el requisito de novedad para el caso del modelo de utilidad era el 191 Derecho Mercantil I Juristean2 nacional frente al internacional exigible al invento patentable, la Ley de Patentes actual equipara ambas figuras en lo que respecta a este punto, mediante el requisito de novedad mundial también para el modelo de utilidad. Y es que, hoy, con los medios de divulgación existentes, el requisito de novedad y su valoración, no deja de ser muy discutible, teniendo en cuenta la novedad nacional. En cuanto a la actividad inventiva, como requisito que ha de reunir, es menos exigente para con el modelo de utilidad pues es suficiente con que no resulte del estado de la técnica de un modo muy evidente para un experto en la materia, frente a la mera evidencia en el caso de las patentes. En lo referido al requisito de la aplicación industrial viene éste a coincidir con lo que ya se apuntaba para el caso de la patente. La Ley de Patentes amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban con la anterior normativa, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección, lo que supone también una importante novedad de la nueva Ley de Patentes. Para el caso de los modelos de utilidad sólo existe un procedimiento de concesión, consistente en la llamada a oposiciones por parte de terceros que aleguen la falta de los requisitos exigidos en virtud del artículo 144 de la Ley de Patentes. Así, a diferencia del procedimiento de concesión de la patente, y tal como establece el artículo 142.3 in fine, la Oficina Española de Patentes y Marcas no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial; ni realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención. Tal como señala el propio artículo 142.3 apartados a) y b) la OEPM se limitará a verificar si el objeto de la solicitud es susceptible de protección como modelo de utilidad y si la solicitud cumple los requisitos establecidos en el Título V, Capítulo I LP, esto es, los referidos a formalidades de la solicitud y contenido que ha de recogerse en la misma. No existe la posibilidad de otorgar adiciones sobre un modelo de utilidad. Si bien esto suponía una diferencia respecto de las patentes en la normativa anterior, con la actual Ley de Patentes, ni éstas ni aquellas pueden ser adicionadas. Una última diferencia encontramos entre ambas figuras: el ámbito temporal de protección otorgado al titular del modelo de utilidad será de diez años improrrogables frente a los veinte que se conceden al titular de la patente. Con todo, no siempre será fácil trazar la línea divisoria entre una patente de producto y un modelo de utilidad. Por ello, es frecuente que solicitudes presentadas para obtener una patente acaben logrando la protección que interesan a través del modelo de utilidad. No es solo este el caso en que se difumina la frontera con el modelo de utilidad y otra figura del ámbito industrial. Así, puesto que la forma está indisolublemente vinculada a la ventaja o resultado útil que reporta el modelo de utilidad, no siempre será fácil su distinción del diseño industrial. Habrá de constatarse que al variar la forma se anula el resultado técnico esperado para afirmar que efectivamente estamos ante un modelo de utilidad y obtener la tutela prevista por la Ley para esta figura. En efecto, a través del diseño industrial ninguna ventaja se obtiene en cuanto al uso o fabricación del producto, sino la mera estética que lo diferencie en el mercado de otros productos similares como se verá posteriormente. 192 Derecho Mercantil I Juristean2 Por último, no podemos por menos que señalar el punto de vista ofrecido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el Informe IPN/DP/004/14, sobre la Propuesta de Anteproyecto de modificación de la Ley de Patentes, actual Ley de Patentes, en el que centra la atención en la figura del modelo de utilidad y tras analizar las modificaciones previstas en dicho Anteproyecto, se recomendaba como primera opción, que se efectúe una evaluación del mantenimiento de la figura de los modelos de utilidad desde la óptica de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción. En caso de que no supere dicha evaluación, de forma que quede acreditado que estemos ante un régimen de protección excesivamente intenso para una actividad inventiva de escasa transcendencia técnica, se recomendaría su eliminación. Subsidiariamente, si se considerase que el interés general justifica la concesión de una exclusiva durante diez años a invenciones de bajo nivel inventivo, y por tanto se decide su mantenimiento, se recomienda que su concesión se someta a examen previo obligatorio, al igual que las patentes. Recomendación que no se ha seguido a resultas de la redacción de la Ley de Patentes, que sigue sin contemplar examen sustantivo (o examen previo) para el modelo de utilidad. 3. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE EL MODELO DE UTILIDAD En cuanto al contenido del derecho del modelo de utilidad, en lo que no impidan sus diferencias esenciales, a los modelos de utilidad serán de aplicación las disposiciones sobre las patentes de invención (art. 150 LP). Por lo demás la propia normativa remite para completar el contenido del derecho del modelo de utilidad a las disposiciones relativas a la patente, ya que el artículo 148.1 de la Ley afirma que al titular del modelo de utilidad se le conceden los mismos derechos que al de la patente de invención, hecho indicativo de hasta qué punto estamos ante figuras afines de propiedad industrial. III. OTRAS MODALIDADES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A continuación, se hace referencia a tres diferentes modalidades de propiedad industrial que por su idiosincrasia han sido reguladas de forma autónoma aunque su relación con el ámbito jurídico de las patentes es indudable. 1. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS OBTENCIONES VEGETALES En esencia las variedades vegetales pertenecen a la categoría de invenciones biotecnológicas y según define la Ley que la regula se trata de un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido. Para ser protegido, la propia Ley establece las condiciones que esta variedad ha de reunir. Antes de entrar en ello es aconsejable hacer referencia al conjunto normativo que regula esta figura de derecho industrial. Actualmente su regulación nacional la hallamos en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de las obtenciones vegetales, modificada por Ley 3/2002, de 12 de marzo. Así como su Reglamento de ejecución, el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales. Éste a su vez se ha modificado por el Real Decreto 593/2014, de 11 de julio. Es imprescindible además, tener en cuenta el Reglamento 2100/94, del Consejo, de 27 de julio de 1994, 193 Derecho Mercantil I Juristean2 relativo a la protección uniforme de las obtenciones vegetales en todo el territorio de la Unión Europea modificado por el Reglamento (CE) n.º 15/2008 del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, así como el Reglamento (CE) n.º 874/2009 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo en lo relativo al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, modificado a su vez por el Reglamento de Ejecución (UE) No 763/2013 de la Comisión de 7 de agosto de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 637/2009 en lo que respecta a la clasificación de determinadas especies vegetales a efectos de evaluación de la adecuación de las denominaciones de las variedades. Al igual que ocurre con el diseño industrial comunitario o la marca comunitaria se obtiene una protección uniforme de la obtención vegetal en todo el territorio de la Unión Europea a través de una única solicitud ante la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales. De carácter internacional, también es necesaria la referencia al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1961, cuya última revisión se produjo en 1991, del que es parte España. La protección de las variedades vegetales se excluye de forma expresa por la normativa de patentes en virtud del artículo 5.1 b) de la Ley. Y una de las razones es que a pesar de que como se verá a continuación, uno de los requisitos para la protección de una variedad vegetal es la homogeneidad, no implica esto la posibilidad de repetición necesaria en las invenciones patentables. Para ser protegido por la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de las Obtenciones Vegetales, una variedad vegetal ha de diferenciarse por las características que se desprenden de un cierto genotipo o combinación de ellos y ser posible su propagación sin alteración. De manera concreta el artículo 5.1 de la Ley se refiere a que la variedad ha de ser nueva, distinta, homogénea y estable. La novedad es un concepto legal referido al hecho de que no se haya entregado o vendido para su explotación sin que ninguna vinculación se produzca con el criterio de lo desconocido o nuevo que tanta importancia tiene en el ámbito de la patente. Como se decía antes la homogeneidad se refiere a la suficiencia de uniformidad en cuanto a las características que presenta la variedad, esto es, a que tras su multiplicación se dé homogeneidad de características de modo que sea diferenciable de otras variedades vegetales, lo que precisamente supone el otro requisito necesario, esto es, la distintividad que supone un término relativo al valorarse respecto de las características de cualquier otra variedad vegetal notoriamente conocida en la fecha de presentación de la solicitud del certificado. A estos efectos la propia Ley de Obtenciones Vegetales se encarga de establecer lo que se considera como notoriamente conocido –y que no viene a coincidir con el concepto de notoriedad al que haremos referencia en el siguiente Capítulo dedicado, entre otras cuestiones, a las marcas–: una variedad vegetal será notoriamente conocida desde que se haya presentado su solicitud de inscripción en un Registro oficial llegando a inscribirse en éste, o bien desde que se haya presentado en cualquier país una solicitud de concesión de Título de Obtención Vegetal (TOV) y éste llegue a concederse. Dándose estas circunstancias será el actual Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, el que ante la solicitud entregada directamente en la sede del órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que esté establecido el solicitante (para la realización del examen de forma), conceda la inscripción y otorgamiento del correspondiente Título de Obtención Vegetal, que confiere el derecho para esta obtención por un tiempo de 25 años o de 30 en caso de variedades de vid y de especies arbóreas. 194 Derecho Mercantil I Juristean2 Una vez se obtiene el Título, la Ley de Obtenciones Vegetales recoge en el artículo 12, estas facultades: a) La producción o la reproducción (multiplicación). b) El acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación. c) La oferta en venta. d) La venta o cualquier otra forma de comercialización. e) La exportación. f) La importación, o g) La posesión para cualquiera de los fines mencionados en los apartados a) a f). Como límites al derecho del obtentor son destacables aquéllas en beneficio del agricultor entre las que destaca la posibilidad de utilizar con fines de propagación en sus propias explotaciones el producto de la cosecha obtenido de la siembra en ellas de material de propagación de una variedad protegida que haya sido adquirida lícitamente y no sea híbrida ni sintética, beneficio que el propio artículo 14 que lo regula se encarga de someter a una serie de reglas, donde la determinación del pequeño agricultor deviene fundamental a los efectos de evitar la remuneración al obtentor por la propagación de la variedad en las condiciones previstas. Conviene tener en cuenta la anulación del Tribunal Supremo (Sala Tercera) mediante su sentencia de 5 de junio de 2007, por la que se anulan los artículos 7.1 y 18 del Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, que aprobó el Reglamento de Protección de las Obtenciones Vegetales («B.O.E.» 18 diciembre), y que guarda relación directa con la necesidad de recabar la autorización del obtentor, así como con los límites a su derecho. Por último, señalar que, a pesar de que al referirnos a las obtenciones vegetales, nos situamos en el ámbito industrial de las invenciones, razón por la que se estudia esta figura jurídica en este capítulo, la reciente modificación de la Ley de Marcas operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, incluye una nueva prohibición absoluta de registro marcario, cuando lo que se pretenda registrar es un signo que consista en, o reproduzca en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refiera a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas. 2. TOPOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES Este fruto de la innovación presenta, cuando nos acercamos por primera vez a él una dificultad inicial: su propio nombre no nos permite identificar apriorísticamente qué es lo que se protege. Por ello quizás sea mejor, comenzar este epígrafe diciendo que este es el título legal por el que se protegen los circuitos integrados o chips con los que el mundo de la informática tanto nos ha familiarizado (y la telefonía móvil, y los microondas...). Su protección es esencial para la investigación en el hardware y las posibilidades de procesar información, guardar memoria y realizar funciones que dependen de la capacidad de estos elementos y sin embargo en sus componentes nada hay de original pues están formados por circuitos electrónicos fotolitografiados donde se integran transistores conectados sobre una base semiconductora. La capacidad semiconductora permite la conducción de impulsos eléctricos y, por ello, en una visión simple, es idónea para trabajar con sistemas binarios. La regulación de esta figura se encuentra en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores (LTPS) y modificada en algún aspecto administrativo por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre. A través de la Ley 11/1988 se incorporaba en nuestro país la Directiva 87/54 (CEE) del Consejo, de 16 de diciembre de 1986. A su vez, el Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre de 1988, aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley, modificado en varias ocasiones a los 195 Derecho Mercantil I Juristean2 efectos de ampliar el ámbito subjetivo de protección, siendo la última modificación operada por el Real Decreto 149/1996, de 2 de febrero, por el que se amplía la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio. En el artículo 1 de dicha Ley se lleva a cabo una definición de producto semiconductor (art. 1.1 LTPS) así como del concepto de topografía aplicado a dichos productos (art. 1.2 LTPS). Aquél estaría constituido según la norma, por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor y a su vez tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una estructura tridimensional predeterminada. Además, la función ha de ser, en exclusiva o junto a otras, electrónica. En cuanto al concepto de topografía, se refiere éste a una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor donde cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación. El objeto de protección de la topografía de este tipo de productos es la propia disposición original, la disposición tridimensional y sus conexiones (topografía gráfica) o el esquema del trazado de las piezas dentro de un circuito integrado o chip. Lo protegido es precisamente la disposición de las piezas y no éstas en sí mismas y se exige que la mencionada disposición de las piezas como resultado final sea fruto del intelecto de su autor. Se ha de presentar a registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y el derecho otorgado tendrá una duración de diez años. En cuanto al contenido del derecho, se recoge en el artículo 5.1 de la Ley de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores, mientras que el resto de los apartados, vienen a establecer los límites al mismo. Así, quien obtenga la protección de la topografía del producto semiconductor tendrá los derechos exclusivos autorizar o prohibir la reproducción de esta (salvo la reproducción a título privado con fines no comerciales) y la explotación comercial o la importación con tal fin de una topografía o de un producto semiconductor en cuya fabricación se haya utilizado la topografía objeto de protección. Como se ha dicho los siguientes apartados establecen casos en los que el ius prohibendi del titular del derecho no podrá ser ejercido por éste, como pueden ser aquéllos en que se utiliza con fines de análisis, evaluación o enseñanza de los conceptos, procedimientos, sistemas o técnicas incorporados en la topografía (art. 5.2 LTPS), o en casos de agotamiento de este derecho que al igual que en el ámbito marcario o de patentes, es a nivel comunitario (art. 5.4 LTPS). 3. CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Los Certificados complementarios de protección suponen la ampliación de protección de una patente por un máximo de 5 años a partir de la fecha de expiración de la misma pasan a recogerse en los artículos 45 a 47 de la Ley de Patentes, aunque limitándose a regular algunas cuestiones cuya comprobación la normativa comunitaria deja al derecho interno y el régimen de tasas. El resto de la regulación está ya contenida en la normativa comunitaria que es directamente aplicable a este tipo de títulos. Estos requieren autorizaciones de comercialización cuya concesión demora la explotación de la patente, por lo que se ha considerado oportuna la prórroga por cinco años (por una sola vez), de las patentes sobre este tipo de productos. Su regulación corresponde al Reglamento (CEE) n.º 1768/92 con las modificaciones efectuadas por el Reglamento (CE) n.º 1901/2006, el Reglamento (CE) 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo, relativo al Certificado 196 Derecho Mercantil I Juristean2 Complementario de protección para los medicamentos y su correlativo 96/1610, para productos fitosanitarios (Reglamento (CE) n.º 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996 relativa a la creación de un certificado complementario de protección para productos fitosanitarios). Así como el más actual Reglamento (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 469/2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos. Esta figura para ampliar la vida de las patentes sólo opera en ciertas materias como son los productos farmacéuticos y los productos fitosanitarios. La ampliación pretende ser una compensación por el período de tiempo transcurrido desde la inscripción a las pruebas necesarias para que se autorice la comercialización de estos productos cuya concesión puede demorarse varios años. Esto supone una importante reducción del plazo restante para la explotación de la patente por lo que, si no se diera la posibilidad de prorrogar el plazo de protección, las posibilidades de recuperar la inversión realizada serían menores. Y es que a diferencia de las patentes sobre productos no pertenecientes a estas materias, el titular de una patente sobre un producto farmacéutico o producto sanitario no puede explotar de forma inmediata el objeto de dicha patente, pues por razones de interés sanitario, las autoridades públicas competentes en la materia exigen una serie de verificaciones, comprobaciones y controles, tras los cuales se obtendrá en su caso la autorización de comercialización que en España es expedida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios, perteneciente al actual Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Dicha autorización habrá de ajustarse a las disposiciones de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Además habrá que tener en cuenta el Real Decreto 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, y el Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. Todo lo anterior a su vez ha de respetar lo establecido por la Directiva 2010/84/(UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, que modifica, en lo que respecta a la farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/(CE) por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico español por la Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. A su vez, Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano que incorpora al ordenamiento jurídico interno las novedades introducidas por la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, y por la Directiva 2012/26/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, así como los Reglamentos de ejecución (UE) n.º 520/2012 y n.º 1027/2012. Los requisitos del producto sobre el que recaerá el certificado complementario son los siguientes: el producto debe estar protegido mediante una patente en vigor, debe poseer la autorización de comercialización preceptiva, no puede haber sido objeto de un certificado 197 Derecho Mercantil I Juristean2 complementario de protección anteriormente y la autorización de comercialización ha de ser la primera. El certificado complementario de protección se debe solicitar en la Oficina de Patentes que haya concedido la patente de base en el plazo de seis meses desde la concesión de la autorización de comercialización (si ya se ha concedido la patente) o bien desde la concesión de la patente (si la autorización de comercialización ha sido anterior). IV. EL DISEÑO INDUSTRIAL 1. REGULACIÓN Y CONCEPTO Hablar de diseño es hacer referencia a la apariencia conferida a un producto para diferenciarla de otros productos competidores. La norma interpreta el término de producto como todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos con exclusión de los programas informáticos. El hecho de que el diseño confiera la apariencia a un producto según un concepto de este que sugiere la fabricación seriada para abastecimiento del mercado u objetos producidos en masa en los cuales se repite dicho diseño, vendría a justificar el nombre de diseño industrial. Esta apariencia conferida no es consecuencia obligada de las condiciones técnicas o del destino del objeto a que se incorpora, sino que se justifica por un deseo de singularizar ese objeto, con la intención de entrar en el mercado o lograr un mayor éxito en él. El diseño industrial es una figura jurídica regulada actualmente por la Ley 20/2003, de 7 de julio, sobre Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI en adelante). A su vez esta Ley ha sido modificada en algunos aspectos de carácter administrativo por la Ley de Patentes actual. En virtud del artículo 2 de la LDI, el diseño industrial supone la apariencia de la totalidad o una parte de un producto que se deriva de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. La protección del diseño industrial es condicionada por nuestro ordenamiento jurídico, a la inscripción en el Registro de Diseños, dependiente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, habiéndose establecido en el texto legal una exhaustiva regulación sobre la solicitud y el procedimiento de registro, contenida en los artículos 20 a 47 de la LDI, así como en los Títulos I (artículos 1, 2, 6) y Título II (arts. 9 a 13) del Real Decreto 1937/2004. La inscripción queda condicionada a la concurrencia de una serie de requisitos que ha de presentar el diseño, requisitos que pasan a analizarse a continuación. 2. CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO INDUSTRIAL Los requisitos exigibles al diseño para ser protegido como tal se refieren principalmente a la novedad y el carácter singular en virtud del artículo 4 de la Ley del Diseño Industrial. La novedad es un concepto delimitado legalmente como el aspecto del diseño que no es idéntico a otro que haya sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o si se reivindica prioridad, antes de la solicitud de la misma. Ante esto puede surgir la duda sobre qué ha de estimarse como idéntico según la Ley, cuestión que 198 Derecho Mercantil I Juristean2 se encarga de aclarar el artículo 6 al establecer que dos diseños son idénticos cuando sólo difieren en detalles irrelevantes, de lo que se colige que no se trata de identidad absoluta con las repercusiones que ello tiene a la hora de valorar hasta qué punto hay identidad por ser los detalles diferenciadores simplemente irrelevantes. En cuanto al requisito de la singularidad se vincula éste a la impresión general que produce el diseño a un usuario informado, de forma que permite a éste diferenciarlo de otro diseño hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro. Por ello puede decirse que la singularidad es siempre, no sólo un concepto provisto legalmente de un claro matiz subjetivo, sino de la relatividad que permite diferenciar un diseño de otro. La accesibilidad al público o falta de esta que determina la novedad ha de interpretarse como la publicación, exposición, comercialización o divulgación del diseño, aunque se trata de una presunción que según el artículo 9 de la Ley de Diseño Industrial permite prueba en contra para los casos en que se pueda probar que a pesar de que se han dado alguna de dichas circunstancias, el diseño no pudo conocerse por los círculos especializados en el sector. En otros casos en cambio, la propia Ley se encarga de considerar que ciertos casos en que se dan las circunstancias anteriores no implican la pérdida del requisito de la novedad. Son las llamadas divulgaciones inocuas que se dan cuando el autor del diseño, sus causahabientes o un tercero con la información facilitada por el autor, divulgan el diseño en los doce meses anteriores a la presentación de solicitud de registro según establece el artículo 10 de la Ley. Es interesante igualmente poner de relieve el régimen establecido en torno al producto complejo, cuyo diseño también es protegible pero que puede traer consigo problemas operativos entre los distintos fabricantes por lo que se encarga la Ley de prohibir de forma general el diseño sobre las interconexiones y ajustes mecánicos, aunque también plantee algunas excepciones. Del mismo modo cabe el diseño sobre una pieza que se incorpora al producto complejo en cuyo caso se condiciona la protección a que la pieza una vez montada siga siendo visible y siga presentando las características de novedad y singularidad. En cuanto al registro del diseño industrial se encuentra regulado en los artículos 20 y siguientes de la Ley del Diseño Industrial. El procedimiento de registro se desarrolla en diferentes fases: solicitud ante OEPM u órgano competente de la Comunidad Autónoma, a la que se ha de acompañar representación gráfica, explicación e indicación de los productos a los que se aplicará, primer examen de forma tras el que la OEPM procede al examen de fondo para comprobar si se cumplen los requisitos exigidos por la LDI, registro y finalmente publicación en BOPI. Tras esto se da una fase de oposición y en caso de presentación de alguna alegación por parte de terceros, se da traslado al solicitante para que responda con sus propias alegaciones. A la vista del expediente, la OEPM dictará una resolución motivada, estimando o desestimando, en todo o en parte, las oposiciones presentadas. Esta resolución es susceptible de un recurso de alzada y, una vez agotada la vía administrativa, de un recurso contencioso-administrativo. El registro se otorga por plazos quinquenales, renovables por períodos sucesivos, hasta un máximo de 25 años (arts. 43 y 44 LDI). El plazo de protección se comienza a contar desde la solicitud según especifica el artículo 43, aunque los plenos efectos se producen desde la publicación de la concesión. Aun así, al mero solicitante se le concede cierta protección provisional frente a quien se hubiera notificado fehacientemente la presentación de la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Protección que se materializa en la 199 Derecho Mercantil I Juristean2 posible obtención de una indemnización de dicho tercero en virtud del artículo 46 de la Ley del Diseño Industrial. En cuanto al contenido y alcance de la protección derivada de la titularidad del derecho, regulada en el Título VI de la Ley (arts. 45 a 57 LDI), el régimen coincide con el que es común a los distintos elementos de la propiedad industrial: derecho de utilización en exclusiva del diseño (vertiente positiva) y derecho a impedirlo a terceros que no cuenten con la preceptiva autorización (vertiente negativa a través del ius prohibendi). La utilización conlleva según concreta el artículo 45 de la Ley del Diseño Industrial, la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados. Las acciones protectoras de este derecho pueden ser tanto civiles como penales según se regula en los artículos 52 y siguientes de la Ley del Diseño Industrial, En los artículos 53 y 55 se regulan las medidas necesarias para evitar que prosigan las actividades infractoras y, en particular, para que se retiren del tráfico económico los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción (art. 53), y por otro lado a los criterios para fijar las cantidades correspondientes a los daños perjuicios causados por la conducta infractora (art. 55). De especial importancia por aplicación de la normativa europea es la protección extra registral que se otorga al diseño industrial español, según reconoce la Exposición de Motivos de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial que se expresa en los siguientes términos: «En la aprobación de esta Ley se ha tenido en cuenta que la normativa sobre protección nacional del diseño industrial coexistirá con la comunitaria, establecida mediante el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, con efectos uniformes en toda la Unión Europea». Atendiendo a la compatibilidad que se da entre los derechos de propiedad intelectual y los de la industrial, es bastante frecuente que además de la protección de la normativa del diseño industrial, el diseñador busque reforzar la tutela a través de los derechos de autor otorgados por la Ley de Propiedad Intelectual, ya que el ámbito del diseño industrial está realmente próximo al artístico protegido por aquella y los problemas que se suscitan en los conflictos que en torno a ello pueden surgir suelen versar sobre el concepto de originalidad como elemento esencial para acceder a la protección de los derechos de autor y la difícil distinción con el criterio de novedad exigible para el ámbito del diseño en el ámbito de la propiedad industrial. Como consecuencia, se suele incidir sobre la vertiente subjetiva del concepto de originalidad donde ésta implicaría el reflejo en la obra de la individualidad de su autor, esto es, el reflejo de su impronta personal, frente a la novedad en el ámbito industrial donde bien podría vincularse a la originalidad en un sentido objetivo como aquello que de diferente tiene el diseño al compararlo el resto de los ya hechos accesibles al público, requisito que al fin y al cabo viene a coincidir con lo exigido por los artículos 6 y 7 de la Ley del Diseño Industrial en torno a la novedad y singularidad del diseño industrial. La Ley regula con disposiciones también similares a las establecidas para las restantes modalidades de propiedad industrial lo concerniente al diseño industrial como objeto de negocios jurídicos ya que, por su indudable valor económico, el diseño ha de tener la posibilidad de ser objeto de garantía (art. 59 LDI), transmisión y licencia (arts. 60 a 62 LDI), embargo, opción de compra, licencia y otros negocios jurídicos. También se regula la 200 Derecho Mercantil I Juristean2 cotitularidad en el artículo 58 de la Ley. Como ocurría en el ámbito de las patentes, la transmisión, licencia y constitución de gravamen han de constar por escrito para su validez y que hayan sido registradas para su oposición a terceros de buena fe (art. 59.2). Por último, la Ley del Diseño Industrial regula tanto la nulidad como la caducidad del diseño industrial en los artículos 65 y siguientes. La Ley del Diseño Industrial, en términos parecidos a como lo hace la normativa de patentes en cuanto al significado de estos conceptos y a las consecuencias jurídicas que de ellos se derivan. Así, el registro del diseño puede declararse nulo mediante sentencia judicial cuando a pesar de su concesión concurre alguna de las cusas de denegación recogidas en el artículo 13 de la Ley. El efecto de dicha declaración implica que el registro del diseño nunca fue válido, aunque el artículo 68 limita los efectos retroactivos de la declaración de forma que no incide ésta sobre los contratos concluidos antes de la misma. En cuanto a la caducidad, se estaría ante un registro válido y eficaz que se extingue por el acaecimiento de determinadas circunstancias entre las que está el transcurso del tiempo máximo por el que el derecho sobre un diseño puede concederse una vez agotadas todas las prórrogas posibles. También se da la caducidad tras la renuncia del titular del derecho o cuando el mismo deje de cumplir las condiciones de Registro recogidas en el artículo 4 de la Ley referentes a la legitimación para el registro del diseño. Para este último caso la caducidad ha de ser declarada por los tribunales mientras que en los casos anteriores dicha declaración es efectuada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. 3. EL DISEÑO COMUNITARIO: REGULACIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS El Reglamento 6/2002, del Consejo de 12 de diciembre de 2001 regula los dibujos y modelos comunitarios, que tiene su correspondencia con el diseño industrial de nuestra legislación nacional. Así, se establece en el artículo 3 de dicho Reglamento que se entiende por dibujo o modelo la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación. Es de resaltar que tal como se pretende en el ámbito de las patentes (patente unitaria), una única solicitud de registro del diseño comunitario lo protege de forma unitaria en todo el territorio de la Unión Europea. Para obtener tal amparo habrán de superarse los requisitos de novedad y carácter singular que la norma exige. De especial importancia es la doble vía que el Reglamento ofrece como protección del diseño comunitario. Por un lado, el modo habitual mediante la presentación para el registro ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual o bien ante la propia Oficina Española de Patentes y Marcas tras el pago de una tasa en concepto de tramitación. Registro que otorgará un plazo de protección de cinco años (en todo el territorio de la Unión Europea según se indicaba antes), prorrogables hasta los veinticinco años. Además, y he aquí la novedad, se ofrece protección a un dibujo o modelo no registrado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad. Este modo de protección si bien es más restringido que el del registro al limitarse prácticamente a impedir la copia, es bastante útil como tutela provisional. Además, para sectores en que se dan multitud de dibujos y modelos de vida efímera supone un reconocimiento de gran valor. Por último, se ha de tener en cuenta que según reconoce la 201 Derecho Mercantil I Juristean2 propia Exposición de Motivos de nuestra Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, la protección extra registral a la que acabamos de hacer alusión se aplicará también a los diseños puramente nacionales. Así pues, aunque nuestra Ley española de Diseño industrial no haga mención a la protección del Diseño no registrado, en virtud del artículo 11.1 del Reglamento 6/2002, todo Diseño que cumpla los requisitos establecidos para ser tal, quedará protegido durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad. Y puesto que el Diseño comunitario tiene plenos efectos en nuestro país, se infiere que este Diseño no registrado desplegará todos sus efectos en España, aunque, como decíamos, nuestra Ley nacional no se pronuncie al respecto. 4. EL DISEÑO INTERNACIONAL Más allá del ámbito comunitario, procede mencionar el denominado Diseño Internacional que se enmarca en un sistema de Registro Internacional de Diseños para países que están integrados en el Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de Dibujos y Modelos Industriales, que comprende las Actas de 1934 (Acta de Londres), 1961(Acta Adicional de Mónaco) y Protocolo de Ginebra de 1975 y el Acta de Ginebra de 1999. Con el Arreglo de La Haya se consigue la simplificación y unificación de una serie de trámites como serían el examen formal y la publicación, con objeto de obtener en cada uno de los países designados un registro con los mismos derechos y obligaciones que si se tratara de un diseño nacional. De este modo, con una única solicitud, en un único idioma y pagando una única tasa se puede obtener protección en multitud de países. Protección que puede ser ampliada posteriormente a otros países miembros del sistema en cualquier momento, por medio de una solicitud de extensión territorial. El Registro Internacional de Diseños es más fácil de gestionar que varios diseños nacionales, tanto en caso de renovación como en cambios de titularidad o de representante. El Registro Internacional tendrá un periodo de validez inicial de cinco años contados a partir de la fecha del Registro Internacional. El registro podrá renovarse por periodos adicionales de cinco años hasta completar el periodo establecido por la legislación de cada parte contratante designada. Se puede solicitar ante Oficina Española de Patentes y Marcas, lo que conlleva una tasa de tramitación además de las tasas que deben abonarse a la Oficina Internacional. Por último es necesario destacar las modificaciones al Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales, llevadas a cabo por la Unión Particular para el Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (Unión de La Haya) –Asamblea– Trigésimo noveno período de sesiones (22.º ordinario) así como por la Unión Especial relativa a la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (Unión de Locarno) –Asamblea– Trigésimo noveno período de sesiones (23.º ordinario), cuyo resultado es el texto actualmente en vigor desde el 1 de enero de 2019. 202 Derecho Mercantil I Juristean2 TEMA 12. DERECHO INDUSTRIAL (II). LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS. EL NOMBRE COMERCIAL COMO DISTINCIÓN DEL EMPRESARIO EN EL MERCADO. I. LA MARCA 1. REGULACIÓN, CONCEPTO Y CLASES La legislación esencial se recoge en: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, llamada Ley de Marcas. Ámbito comunitario: Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOUE L 336, de 23 de diciembre de 2015). Directiva 2004/48 (CEE), incorporada a nuestro ordenamiento mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Ámbito internacional y con el Convenio de París siempre presente: Arreglo y Protocolo de Madrid de la Asamblea de la Unión de Madrid, celebrada del 4 al 8 de octubre de 2021 (Ginebra, Suiza). Arreglo de Niza (1957) relativo a la clasificación internacional de productos y servicios a efectos del Registro de marcas. Tratado del Derecho de marcas de 1994. Acuerdos ADPIC (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio). Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, de 27 de marzo de 2006. Según el art. 4 de la Ley de Marcas, la marca es el signo que sirve para diferenciar en el tráfico mercantil productos o servicios procedentes de un empresario (o grupo de empresarios) de otros, procedentes de los demás. Sus funciones son: La identificación del origen empresarial de los productos y servicios, así como de la calidad de estos según las expectativas de los consumidores que confían en dicho signo distintivo creándose el goodwill empresarial de la persona que la utiliza. 203 Derecho Mercantil I Juristean2 La adquisición y conservación deuna reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. El uso de la marca para adquirir o conservar una cierta reputación se lleva a cabo a través de la publicidad y por medio de diversas técnicas comerciales. Además, la referencia a la identidad o similitud de los productos respecto de otros existentes en el mercado, tiene un importante significado al configurar el principio de especialidad propio del ámbito marcario. Cuando se trata de productos o servicios de naturaleza diferente pueden distinguirse con el mismo signo, aun perteneciendo a empresarios independientes, pues la finalidad última es la información al consumidor por lo que el efecto distintivo se produce en categorías de productos o servicios determinados no siendo necesario cuando no hay peligro de confusión por parte del consumidor. Excepción hecha de la marca renombrada (dado por hecho que está registrada) para la que se da la absoluta superación del principio de especialidad de forma que no cabrá el registro de marca coincidente o similar para ningún tipo de productos por muy diferentes que sean de los identificados por la marca renombrada. El derecho al uso exclusivo de la marca se subordina al requisito de su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 2 Ley de Marcas). Ahora bien, en los casos en que se solicite un registro de marca de mala fe, el automatismo formal registral de nuestro sistema marcario permitirá el registro de dicha marca, pues la mala fe no puede ser alegada por quien pretenda oponerse a tal registro en la fase de oposición del procedimiento registral. Pero, una vez registrada, sí que se podrá solicitar la nulidad de tal registro, bien ante la OEPM-Oficina Española de Patentes y Marcas, bien vía judicial mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca. También se ofrece protección, aun en ausencia de Registro, para las marcas y nombres comerciales que reúnan ciertos requisitos que tienen que ver con un uso tal del signo distintivo, que el legislador entiende que ha de ser protegido más allá del hecho registral. La Ley de Marcas presenta un régimen jurídico especial en su art. 8 donde el principio de especialidad queda superado para aquellos signos distintivos que, registrados, gozan de renombre. En estos supuestos el titular de uno de estos signos podrá ejercitar las correspondientes acciones de infracción, de nulidad e, incluso, presentar una oposición al registro en sede administrativa aun cuando la marca que se considera infractora se refiera a productos no idénticos ni similares a los identificados por la marca notoria o renombrada. En cuanto a los tipos de marcas, pueden éstas clasificarse atendiendo a diversos criterios: por la naturaleza del signo elegido, es tradicional la distinción entre marcas denominativas, gráficas y mixtas, según que estén constituidas por palabras, por líneas, dibujos o colores o por una combinación de tales medios. En el artículo 4.2 de la Ley de Marcas se refl

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